Cassazione Civile, Ordinanza n. 07469/2023 del 15/03/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due imprese del settore gioielleria: la prima aveva azionato in giudizio privative industriali relative a un segno tridimensionale/di forma e a modelli ornamentali, lamentando che i prodotti della concorrente ne costituissimo imitazione e integrassero concorrenza sleale; la seconda aveva reagito chiedendo l’accertamento della non contraffazione e, nel corso del giudizio, la declaratoria di nullità del marchio di forma della controparte con efficacia di giudicato. In appello, la Corte territoriale aveva confermato la nullità del marchio di forma per il divieto di registrazione delle forme che conferiscono valore sostanziale al prodotto, rigettando inoltre le doglianze di contraffazione e concorrenza sleale. Nel ricorso per cassazione la società titolare delle privative ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla reconventio reconventionis, sostenendo che la domanda di nullità proposta dalla controparte in corso di causa fosse inammissibile perché non consequenziale né necessaria rispetto alle difese già spiegate e perché la questione di validità era già stata introdotta solo incidenter tantum; 2) violazione delle norme sostanziali e probatorie sul marchio di forma e sul valore sostanziale del prodotto, lamentando che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su una doppia presunzione e su una erronea applicazione dell’art. 9 c.p.i.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il riconoscimento del segno come indicatore di provenienza da parte del pubblico internet; 4) violazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. per non avere ravvisato il rischio di confusione/associazione e la post-sale confusion; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d’appello relativo alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Il controricorso incidentale della società concorrente ha poi censurato la mancata affermazione di concorrenza sleale a carico della controparte per l’invio di diffide e per il deposito plurimo di privative, sostenendo che tale condotta fosse stata posta in essere pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle pretese e con finalità distorsive della concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo inammissibile la domanda di nullità del marchio proposta dalla controparte in via di reconventio reconventionis, perché la questione di validità era già entrata nel thema decidendum sin dall’atto introduttivo e non era stato introdotto alcun nuovo tema di indagine che rendesse necessaria una nuova domanda con efficacia di giudicato. Per effetto dell’accoglimento, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la domanda di nullità del marchio italiano di forma. Ha poi rigettato i motivi secondo e terzo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della Corte d’appello sulla forma di valore sostanziale non affetta dai vizi denunciati e non omesso l’esame del documento evocato; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per novità della censura e per genericità. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale sulla concorrenza sleale, perché non adeguatamente confrontato con la motivazione di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

• art. 183, comma 5, c.p.c.

  La reconventio reconventionis è ammissibile solo se necessaria per una difesa adeguata rispetto a un nuovo tema introdotto dalla riconvenzionale del convenuto; non può essere usata per trasformare in domanda autonoma, con efficacia di giudicato, una questione già dedotta incidentalmente.

• art. 9 c.p.i.

  La registrazione è preclusa quando la forma conferisce valore sostanziale al prodotto; il giudizio sulla registrabilità richiede di verificare se la forma assolva prevalentemente funzione distintiva o piuttosto estetico-ornamentale.

• art. 121 c.p.i.

  La parte che impugna il titolo industriale sopporta l’onere di provare nullità o decadenza; la censura richiamava tale regola a sostegno della validità del marchio contestato.

• artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.

  La prova per presunzioni deve muovere da fatti noti e non da ulteriori presunzioni; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse costruito la decisione su una doppia presunzione vietata.

• art. 115, comma 2, c.p.c.

  Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso di fatti non pacifici, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata e in parte inammissibile.

• art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

• art. 2598, n. 1, c.c.

  La deduzione sul rischio di confusione/associazione è stata dichiarata inammissibile perché prospettata in cassazione come questione nuova e non specificamente coltivata in appello.

• art. 2598, n. 3, c.c.

  Per integrare l’illecito concorrenziale occorre la prova della consapevolezza della totale infondatezza delle proprie pretese e, secondo la motivazione di merito richiamata, del dolo o della colpa grave; la censura incidentale non ha superato tale motivazione.

• art. 112 c.p.c.

  L’omessa pronuncia può integrare un error in procedendo, ma il motivo è inammissibile se non descrive in modo specifico il contenuto del motivo d’appello asseritamente trascurato.

Massime di principio

• La domanda riconvenzionale proposta dall’attore contro la riconvenzionale del convenuto è ammissibile solo se consequenziale e necessaria a fronte di un nuovo tema di indagine introdotto dalla controparte; non è consentito trasformare in domanda autonoma, con effetto di giudicato, una questione già dedotta solo incidenter tantum.
• In materia di marchi di forma, la nullità per forma che conferisce valore sostanziale al prodotto va valutata in concreto, verificando se la forma sia percepita prevalentemente come fattore estetico/ornamentale e non come indicatore di origine imprenditoriale.
• La prova della capacità distintiva o del valore sostanziale può essere desunta dal complesso degli elementi di causa, anche tramite massime di esperienza, purché non si ricada in mere congetture o in una duplicazione illecita di presunzioni.
• Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura di documenti o risultanze istruttorie.
• Le censure di novità in cassazione sono inammissibili se non viene specificato dove e come la questione sia stata devoluta ai giudici di merito.
• La concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede una condotta oggettivamente idonea a falsare il mercato e un elemento soggettivo qualificato, desumibile dalla consapevolezza dell’infondatezza delle pretese azionate o da dolo/colpa grave, secondo l’impostazione seguita dalla decisione.
• L’omessa pronuncia è deducibile solo con un motivo specifico che indichi puntualmente il contenuto della doglianza non esaminata; non basta un richiamo generico al motivo di appello.

Come è indicizzato