Corte di giustizia, Sentenza C-44/21

Provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto e requisito di previa conferma della validità

La pronuncia è stata resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht München I nell’ambito di una controversia tra Phoenix Contact GmbH & Co. KG e HARTING Deutschland GmbH & Co. KG / Harting Electric GmbH & Co. KG relativa alla presunta violazione di un brevetto europeo. Il punto centrale riguarda la compatibilità con la direttiva 2004/48 di una giurisprudenza nazionale che, in materia di brevetti, esclude in linea di principio i provvedimenti provvisori se la validità del brevetto non sia stata già confermata in un procedimento di opposizione o di nullità.

Fatti e procedimento principale

Phoenix Contact aveva chiesto un’ingiunzione cautelare per impedire alle convenute di continuare la presunta contraffazione di un brevetto europeo da essa ottenuto per la Germania. Il brevetto era stato concesso il 26 novembre 2020 e la menzione della concessione pubblicata il 23 dicembre 2020; l’opposizione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti fu presentata solo il 15 gennaio 2021. Il giudice del rinvio riteneva in via preliminare che il brevetto fosse valido e contraffatto, ma si considerava vincolato dalla giurisprudenza dell’Oberlandesgericht München, secondo cui la tutela cautelare è in linea di principio possibile solo se il brevetto abbia già superato un controllo di validità in primo grado in sede di opposizione o nullità.

Questione pregiudiziale

Il giudice tedesco chiedeva sostanzialmente se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 consenta o meno una prassi giurisprudenziale che renda normalmente inammissibili o infondate le domande cautelari per contraffazione di brevetto in assenza di una precedente decisione favorevole sulla validità del titolo.

Normativa UE e nazionale richiamata

La Corte richiama in particolare:

• il considerando 10, che esprime l’obiettivo di elevata, equivalente ed omogenea protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno;
• i considerando 17 e 22, che valorizzano l’adattamento delle misure alle caratteristiche del caso concreto e la necessità di misure provvisorie rapide per porre fine alla violazione senza attendere il merito;
• l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 della direttiva 2004/48, relativi al campo di applicazione e all’obbligo generale di misure efficaci, proporzionate e dissuasive;
• l’articolo 9, paragrafi 1, 5, 6 e 7, sulle misure provvisorie, la loro revoca, le cauzioni e il risarcimento del danno;
• le norme tedesche sul brevetto e sui provvedimenti d’urgenza, in particolare gli articoli 58 e 139 Patentgesetz e gli articoli 935 e 940 ZPO.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), alla luce del testo, del contesto e delle finalità della direttiva. Osserva che la disposizione impone agli Stati membri di consentire ai giudici di adottare misure provvisorie per prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, esaminando le peculiarità del caso concreto.

La Corte sottolinea che tali misure sono pensate per consentire la cessazione immediata della violazione senza attendere la decisione di merito e che il fattore tempo è essenziale per l’effettività della tutela. Ne deriva che una prassi nazionale che richieda, come condizione generale, una precedente decisione di conferma della validità del brevetto priva di effetto utile l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), perché impedisce al giudice di intervenire anche quando, nel caso concreto, il brevetto appare valido e oggetto di contraffazione.

La Corte evidenzia inoltre che i brevetti europei concessi godono di una presunzione di validità dalla pubblicazione della concessione e che la direttiva 2004/48 stabilisce uno standard minimo di tutela, non ostando a protezioni più ampie, ma vietando di svuotare la tutela minima prevista.

Garanzie per il convenuto e bilanciamento degli interessi

Per controbilanciare il rischio di pregiudizio per il convenuto, la direttiva prevede specifiche garanzie: la revoca o cessazione delle misure se non viene introdotta l’azione di merito nei termini previsti, la possibilità di subordinare le misure a una cauzione o garanzia equivalente e la facoltà di condannare l’attore al risarcimento del danno in caso di revoca o insussistenza della violazione o della minaccia di violazione. La Corte considera tali strumenti sufficienti a bilanciare la rapidità ed efficacia della tutela cautelare, senza giustificare una regola nazionale che escluda in via quasi automatica l’ingiunzione.

Interpretazione conforme e obblighi del giudice nazionale

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della direttiva e, se necessario, modificare una giurisprudenza consolidata incompatibile con gli scopi dell’atto dell’Unione. Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio segnala che il diritto tedesco non contiene una norma espressa in tal senso, l’obbligo di interpretazione conforme può comportare la disapplicazione della giurisprudenza nazionale contraria.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, se la validità del brevetto non sia stata confermata almeno da una decisione di primo grado resa in un procedimento di opposizione o di nullità.