Tribunale, Sentenza T-432/24

Marchio tridimensionale UE raffigurante un inalatore: nullità e motivazione della decisione dell’EUIPO

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Glaxo Group Ltd contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2024, resa in un procedimento di nullità relativo a un marchio tridimensionale dell’Unione costituito dalla forma di un inalatore con combinazione cromatica lilla e viola scuro. Il Tribunale esamina, in particolare, il carattere distintivo intrinseco del segno, l’eventuale carattere distintivo acquisito tramite l’uso e il rispetto del giudicato formatosi su una precedente sentenza di annullamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Cipla Europe NV aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato per prodotti farmaceutici e inalatori in classi 5 e 10. La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). In appello, la Prima Commissione di ricorso aveva confermato la nullità; tale decisione era stata annullata dal Tribunale con sentenza del 24 maggio 2023, per difetto e contraddittorietà della motivazione. Dopo il rinvio alla Seconda Commissione di ricorso, l’EUIPO ha nuovamente respinto il ricorso di Glaxo, ritenendo che il segno, considerato nel suo insieme, non si discostasse significativamente dagli usi del settore e che non vi fosse prova di distintività acquisita attraverso l’uso.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 12 aprile 2001, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Nel merito, vengono in rilievo soprattutto l’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, e l’articolo 51, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento n. 40/94, oltre all’articolo 72, paragrafo 6, e all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e agli articoli 266 e 296 TFUE e 41, paragrafo 2, della Carta.

Esame del quarto motivo: obbligo di motivazione

Il primo profilo affrontato dal Tribunale è quello relativo alla motivazione. Glaxo sosteneva che la decisione impugnata fosse contraddittoria: da un lato non sarebbe stato chiaro se l’EUIPO avesse ritenuto il colore viola descrittivo in quanto collegato a un codice cromatico; dall’altro non sarebbe stato spiegato perché l’eventuale funzione descrittiva dovesse prevalere sulla funzione distintiva.

Il Tribunale respinge entrambe le censure. Precisa che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE, la motivazione deve esporre in modo chiaro e univoco il ragionamento seguito. Nella specie, dalla decisione emergeva che la Commissione di ricorso aveva fondato la mancanza di distintività intrinseca sulla circostanza che la combinazione lilla/viola non si discostava significativamente dalle norme o dagli usi del settore, mentre l’osservazione relativa all’uso dei colori per richiamare gli ingredienti attivi era solo un argomento corroborante, non una qualificazione descrittiva del segno. Inoltre, la Commissione di ricorso non aveva mai affermato che il pubblico percepisse il marchio come indicazione di origine commerciale; al contrario, aveva ritenuto che il pubblico potesse associare il colore agli ingredienti attivi, ma non a un’impresa determinata.

Esame del primo motivo: res judicata e obbligo di conformarsi alla sentenza di annullamento

Glaxo lamentava che la nuova decisione avesse ripetuto gli stessi errori della decisione annullata nel 2023, violando così l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ricorda che, in caso di annullamento, l’EUIPO deve adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza, tenendo conto non solo del dispositivo ma anche dei motivi che ne costituiscono il fondamento essenziale.

Secondo il Tribunale, la precedente sentenza aveva censurato soltanto il difetto e la contraddittorietà della motivazione, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale della decisione iniziale. La forza di giudicato riguardava dunque solo quella motivazione, ormai espunta dall’ordinamento, e non precludeva all’EUIPO di adottare una nuova decisione sorretta da argomentazione diversa. Poiché la nuova decisione non riproduceva la motivazione criticata nella sentenza del 2023, non vi era violazione del giudicato né mancato adempimento dell’articolo 72, paragrafo 6.

Esame del secondo motivo: carattere distintivo intrinseco

Il secondo motivo verteva sulla presunta erronea applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Glaxo contestava, da un lato, l’uso di prove non pertinenti temporalmente e, dall’altro, la valutazione secondo cui il segno, nel suo insieme, non si discostava dagli usi del settore.

Il Tribunale ricorda anzitutto che il momento rilevante è la data di deposito della domanda di registrazione, cioè il 12 aprile 2001. Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva effettivamente considerato materiale relativo a tale epoca, compresi documenti prodotti dalla stessa ricorrente, sicché non era vero che la valutazione si fosse basata solo su prove successive o prive di data.

Quanto al merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sui marchi tridimensionali: i criteri sono gli stessi degli altri marchi, ma la percezione del pubblico può rendere più difficile provare la distintività; quando il segno coincide con la forma del prodotto, esso è distintivo solo se si discosta in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore. Applicando tali principi, il Tribunale osserva che:

• la forma dell’inalatore corrispondeva alla forma standard di un inalatore dosato per il trattamento delle malattie respiratorie;
• l’uso di colori sugli inalatori, anche in combinazione di due colori, era comune sul mercato rilevante nel 2001;
• il colore viola, in sé, non era né insolito né particolarmente appariscente;
• la scelta di un colore originale o nuova non è di per sé decisiva, poiché ciò che conta è la capacità del segno, nel suo complesso, di distinguersi significativamente dagli usi del settore.

Ne deriva che la Commissione di ricorso poteva legittimamente concludere che né la forma né la combinazione cromatica né il segno nel suo complesso presentavano il minimo grado di distintività necessario.

Esame del terzo motivo: carattere distintivo acquisito attraverso l’uso

Il terzo motivo riguardava l’articolo 51, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94. Glaxo sosteneva di aver dimostrato l’acquisizione di distintività nel Regno Unito e in Spagna e affermava che ciò dovesse bastare, poiché l’interveniente avrebbe contestato solo quei territori.

Il Tribunale respinge l’argomento richiamando il carattere unitario del marchio dell’Unione europea: quando un segno è privo ab origine di distintività intrinseca, il suo eventuale carattere distintivo acquisito deve essere provato nell’intera Unione. Pertanto, anche se la prova fosse sufficiente per alcuni Stati membri, ciò non sarebbe in sé idoneo a impedire la declaratoria di nullità. Poiché il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso aveva correttamente richiesto la prova su tutto il territorio dell’Unione e che il materiale prodotto non era sufficiente a dimostrare un’acquisizione generalizzata della distintività, il motivo viene respinto.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché tutti i motivi sono stati respinti, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Glaxo è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Cipla Europe NV; l’EUIPO sopporta le proprie spese, non essendo stata tenuta udienza orale e non ricorrendo quindi la condizione prospettata nelle sue conclusioni.