Tribunale, Sentenza T-45/22

Marchio UE YIPPIE!: uso effettivo del marchio anteriore e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE denominativo YIPPIE! per conflitto con il marchio anteriore Yuppie. Il Tribunale esamina, in particolare, la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi della disciplina sui marchi UE.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interveniente Den i Nosht OOD aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio YIPPIE!, registrato per prodotti della classe 30, invocando il marchio anteriore Yuppie, anch’esso registrato per prodotti della classe 30. Su richiesta del titolare del marchio contestato, l’EUIPO aveva domandato al titolare del marchio anteriore la prova dell’uso effettivo. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità e la commissione di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo provati sia l’uso effettivo sia il rischio di confusione.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata nel 2013, la controversia è disciplinata sul piano sostanziale dal regolamento n. 207/2009, in particolare dagli articoli 8(1)(b), 53(1)(a) e 57(2), corrispondenti rispettivamente agli articoli 8(1)(b), 60(1)(a) e 64(2) del regolamento 2017/1001. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che l’uso del marchio Yuppie fosse stato provato soltanto sulla base di probabilità e presunzioni, senza elementi concreti e oggettivi. Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, ossia garantire l’origine commerciale dei prodotti, e che tale uso deve essere pubblico e reale, non meramente simbolico.

Valutazione della prova: luogo, tempo, natura ed estensione

L’interveniente aveva prodotto 43 fatture di vendita, documenti relativi alla partecipazione a fiere di settore a Colonia e un catalogo prodotti non datato. Il Tribunale conferma che:

• le fatture, collegate alla denominazione dell’interveniente attraverso il registro commerciale bulgaro, provavano l’uso in Bulgaria e le vendite verso Cipro, Ungheria, Spagna e Regno Unito;
• le fatture e i documenti fieristici ricadevano nel periodo rilevante, poiché l’uso effettivo deve risultare anche solo in una parte di tale periodo;
• il catalogo, pur non datato, era rilevante in combinazione con le fatture perché descriveva prodotti corrispondenti a quelli fatturati;
• l’insieme degli elementi dimostrava volume commerciale, durata, frequenza e continuità sufficienti dell’uso.

Natura dell’uso e collegamento tra marchio e prodotti

Secondo il Tribunale, non è necessario che la prova dell’uso dimostri sempre l’apposizione fisica del marchio sui beni o sul loro imballaggio. È sufficiente che emerga un nesso tra segno e prodotti commercializzati. Nel caso di specie, fatture e catalogo, letti congiuntamente, consentivano di ritenere che il marchio Yuppie fosse impiegato per identificare wafers e mini-wafers come prodotti di una specifica impresa.

Secondo motivo: rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante, della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti e dell’interdipendenza tra questi fattori. Il pubblico pertinente era quello generale dell’Unione, con attenzione media.

Somiglianza dei prodotti

La commissione di ricorso aveva considerato i prodotti almeno mediamente simili. Il Tribunale conferma tale valutazione, sottolineando che i prodotti coperti dal marchio anteriore, limitati a quelli per i quali l’uso era stato provato, e quelli del marchio contestato erano snack pronti al consumo, distribuiti attraverso canali analoghi e destinati a soddisfare esigenze simili. La circostanza che i prodotti del marchio contestato fossero presentati come più salutari non escludeva una relazione concorrenziale o sostitutiva.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma il carattere distintivo medio di Yuppie. La ricorrente sosteneva che il segno fosse descrittivo o laudatorio, richiamando il termine inglese "yuppie"; tuttavia, il Tribunale osserva che, per il pubblico rilevante, il segno poteva essere associato a un’esclamazione di gioia e sorpresa e che la tesi del richiamo ai "young urban professionals" non era provata né prevalente nella percezione del pubblico rispetto ai prodotti in questione.

Confronto tra i segni

Sul piano visivo e fonetico, i segni YIPPIE! e Yuppie sono ritenuti altamente simili; sul piano concettuale, il Tribunale conferma l’identità almeno per una parte del pubblico, poiché entrambi possono essere intesi come esclamazioni di gioia/sorpresa. La diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a escludere tale convergenza concettuale.

Valutazione globale e dispositivo

Alla luce della somiglianza dei prodotti, della forte somiglianza dei segni e della distintività media del marchio anteriore, il Tribunale conclude che sussiste un rischio di confusione nel pubblico pertinente. Il ricorso è quindi respinto integralmente e la ricorrente è condannata alle spese.