Tribunale, Sentenza T-124/20

Marchio UE figurativo a motivo di chevron tra due linee parallele

Il procedimento riguarda un ricorso contro la decisione della Grand Board of Appeal dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il marchio consiste in un disegno geometrico ripetuto, rappresentato da chevron tra due linee parallele, registrato per aghi da maglia e uncinetti.

Fatti e procedimento amministrativo

M/S. Indeutsch International aveva depositato la domanda di registrazione il 15 febbraio 2010. Nel 2013 Crafts Americana Group, Inc. (poi 135 Kirkstall, Inc.) aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b). La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ritenendo il segno graficamente rappresentabile e dotato di carattere distintivo.

Primo passaggio davanti alla Board of Appeal e sentenza del Tribunale del 2017

La Board of Appeal aveva poi annullato la decisione della Cancellation Division ritenendo il marchio privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), senza esaminare il motivo fondato sulla lettera a) e rinviando la causa per la verifica dell’eventuale carattere distintivo acquisito per uso ex articolo 7, paragrafo 3. Tale decisione fu annullata dal Tribunale con sentenza del 21 giugno 2017, perché la Commissione di ricorso aveva valutato la distintività tenendo conto di caratteristiche sostanzialmente alterate del segno, ossia della sua applicazione concreta sui prodotti.

Decisione impugnata della Grand Board of Appeal

Dopo il rinvio, la Grand Board of Appeal ha nuovamente annullato la decisione della Cancellation Division e ha dichiarato nullo il marchio per difetto di carattere distintivo. Ha affermato che il segno va valutato nella forma in cui è stato depositato e registrato, non nella forma in cui è usato, e ha ritenuto che il motivo grafico fosse un semplice elemento decorativo, privo di capacità distintiva. La Commissione di ricorso ha però dichiarato non necessario esaminare il motivo di nullità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Questioni pregiudiziali interne al ricorso: cross-claim dell’interveniente

Nel cross-claim, l’interveniente sosteneva che la Grand Board of Appeal avesse omesso di pronunciarsi sul motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), oppure che lo avesse implicitamente deciso in modo errato. Secondo l’interveniente, la descrizione del marchio rendeva incerto l’oggetto della protezione, in particolare quanto al numero e alla spaziatura dei chevron.

Ammissibilità del cross-claim

Il Tribunale chiarisce che, nel cross-claim, possono essere chiesti solo l’annullamento o la modifica della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Ritiene quindi inammissibile la domanda autonoma diretta a ottenere la semplice reiezione del ricorso principale, ma ammissibili le richieste di alterazione o annullamento nella misura in cui attengono al vizio denunciato.

Rapporto tra articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)

Il Tribunale ricorda che un segno può costituire un marchio UE solo se soddisfa i requisiti dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, compresa la rappresentazione grafica chiara, precisa, autosufficiente, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva. Solo dopo tale verifica può esaminarsi il carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Inoltre, il carattere distintivo può essere acquisito per uso solo per i motivi ostativi di cui alla lettera b), non per un segno che non sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Omessa pronuncia sul motivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Esaminando il contenuto della decisione impugnata, il Tribunale constata che la Grand Board of Appeal non ha effettivamente deciso il motivo di nullità basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Il passaggio invocato dall’EUIPO sulla possibile applicazione del segno ai prodotti riguarda in realtà il solo esame della distintività ex lettera b), non una decisione autonoma sulla validità del segno come marchio ai sensi dell’articolo 4.

Violazione dell’obbligo di statuire e conseguenze

La mancata pronuncia sul primo motivo di nullità integra una violazione dell’obbligo della Commissione di ricorso di decidere sul ricorso ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale evidenzia che, poiché la verifica ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), precede logicamente quella ex lettera b), la Commissione di ricorso non poteva passare direttamente a quest’ultima e rinviare poi la causa alla Cancellation Division per l’eventuale carattere distintivo acquisito. L’illegittimità colpisce dunque l’intera decisione impugnata.

Limiti del potere di alterazione del Tribunale

Il Tribunale respinge sia la richiesta di decidere esso stesso sul motivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sia quella di rinviare la causa alla Cancellation Division. Il potere di alterazione ex articolo 72, paragrafo 3, presuppone che la causa sia matura per la decisione, circostanza che manca quando la Commissione di ricorso non si è mai pronunciata sul motivo. In tal caso, una decisione del Tribunale sul merito equivarrebbe a statuire per la prima volta su una questione non esaminata dall’organo amministrativo competente.

Esito del ricorso principale e spese

L’annullamento della decisione della Grand Board of Appeal assorbe il ricorso principale di M/S. Indeutsch International, rendendo superflua ogni pronuncia sui tre motivi da essa dedotti, tutti relativi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Quanto alle spese, il Tribunale pone a carico di M/S. Indeutsch International e dell’EUIPO le spese del cross-claim e quelle sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi alla Board of Appeal; per il ricorso principale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio di diritto ricavabile

La decisione ribadisce che, in materia di nullità di marchi UE, il motivo fondato sull’assenza di idoneità del segno a costituire un marchio deve essere trattato prioritariamente e autonomamente rispetto al difetto di carattere distintivo; la sua omissione rende illegittima la decisione della Commissione di ricorso e impedisce al Tribunale di sostituirsi ad essa nel decidere per la prima volta sul merito di tale questione.