Tribunale, Sentenza T-352/22

Marchio UE "KARR": annullamento del rigetto della domanda di nullità per erronea definizione del pubblico rilevante

La pronuncia del Tribunale riguarda un procedimento di annullamento promosso contro la decisione del Board of Appeal di EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne il segno verbale "KARR", registrato per colonne di estrazione liquido-liquido in classe 7, e la contestazione del suo carattere descrittivo ai sensi della disciplina sui motivi assoluti di nullità.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

De Dietrich Process Systems GmbH aveva presentato nel 2020 una domanda di dichiarazione di invalidità del marchio UE "KARR", sostenendo che esso fosse stato registrato in violazione dei motivi assoluti di rifiuto, in particolare per il suo carattere descrittivo e, in via concorrente, per la sua mancanza di carattere distintivo. La Cancellation Division aveva accolto la domanda e annullato il marchio.

Su ricorso di Koch-Glitsch LP, titolare del marchio, il Board of Appeal aveva ribaltato la decisione amministrativa: pur riconoscendo che il pubblico rilevante era composto da professionisti del settore industriale, aveva ritenuto che le prove prodotte non dimostrassero che il termine "karr" fosse percepito come descrittivo delle caratteristiche delle colonne di estrazione liquido-liquido al momento della domanda di registrazione. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale mirava all’annullamento di tale decisione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio era stata depositata il 26 aprile 2004, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. I riferimenti dell’atto impugnato al regolamento (UE) 2017/1001 devono quindi leggersi come riferimenti, per quanto riguarda il merito, all’articolo 51(1)(a) e all’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 40/94, il cui tenore era identico.

Quanto al profilo processuale, il Tribunale applica il regolamento (UE) 2017/1001 e ricorda che il proprio sindacato non gli consente di sostituirsi al Board of Appeal nella valutazione di fatto che quest’ultimo abbia omesso di svolgere, richiamando l’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001.

Questioni controverse

Le censure dedotte dalla ricorrente erano due:

• violazione dell’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94, letto congiuntamente con l’articolo 7(1)(c), per erronea esclusione del carattere descrittivo del segno;
• violazione dell’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94, letto congiuntamente con l’articolo 7(1)(b), per erronea esclusione della mancanza di carattere distintivo.

La questione centrale esaminata dal Tribunale è tuttavia la corretta individuazione del pubblico di riferimento ai fini dell’articolo 7(1)(c).

Ragionamento del Tribunale sul pubblico rilevante

Il Tribunale ricorda che il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato, da un lato, in relazione alla percezione del pubblico pertinente e, dall’altro, con riferimento ai prodotti o servizi interessati.

Nel caso di specie, non era controverso che le colonne di estrazione liquido-liquido fossero destinate agli operatori dell’industria. Tuttavia, il Tribunale osserva che tale tecnica viene anche utilizzata in laboratori chimici e richiede apparecchiature specifiche impiegate da chimici altamente qualificati, nonché da scienziati e ricercatori. Da ciò conclude che il pubblico rilevante non si limita agli operatori industriali, ma comprende anche scienziati e ricercatori.

Il Tribunale ritiene quindi errata la scelta del Board of Appeal di escludere tale categoria dal pubblico pertinente. Tale errore ha avuto una conseguenza decisiva: il Board of Appeal non ha infatti valutato il carattere descrittivo del segno "KARR" anche dal punto di vista di quella parte del pubblico.

Conseguenze dell’errore e limiti del sindacato del Tribunale

Poiché l’errore riguarda un elemento essenziale dell’analisi, il Tribunale osserva di non disporre di tutti gli elementi necessari per stabilire se la decisione impugnata fosse fondata. Non può escludersi che, se il Board of Appeal avesse considerato la percezione di scienziati e ricercatori, avrebbe potuto giungere a una decisione diversa.

In forza dell’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001, il Tribunale non può sostituirsi al Board of Appeal in una valutazione fattuale che quest’ultimo non ha compiuto. Per tale ragione accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata, ritenendo superfluo esaminare il secondo motivo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione del First Board of Appeal di EUIPO del 1 aprile 2022 e condanna EUIPO alle spese, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura.

Principio affermato

Ai fini della nullità di un marchio UE per carattere descrittivo, il pubblico rilevante deve essere definito in modo coerente con i destinatari effettivi dei prodotti. Se tali prodotti sono destinati non solo agli operatori industriali ma anche a scienziati e ricercatori, l’analisi del carattere descrittivo deve necessariamente includere anche la percezione di questa categoria di destinatari; in difetto, la decisione dell’EUIPO è viziata da errore di diritto e va annullata.