Tribunale, Sentenza T-351/22

Invalidità del marchio UE verbale SCHEIBEL per segno descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 aprile 2022, resa in una procedura di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è il segno verbale "SCHEIBEL", registrato per "liquid-liquid extraction columns" in classe 7.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

De Dietrich Process Systems GmbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE SCHEIBEL, sostenendo che la registrazione fosse contraria ai motivi assoluti di nullità di cui all’articolo 59(1)(a) del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b) e (c). La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda e cancellato il marchio. Su appello di Koch-Glitsch LP, titolare del segno, la Commissione di ricorso aveva invece annullato la decisione, ritenendo insufficiente la prova del carattere descrittivo del termine "scheibel" per il pubblico rilevante.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio era stata depositata il 26 aprile 2004, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Perciò i richiami dell’EUIPO al regolamento (UE) 2017/1001 vanno letti come riferiti, in sostanza, all’articolo 51(1)(a) e all’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 40/94, disposizioni dal contenuto identico. Quanto alle regole procedurali, si applica il regolamento 2017/1001 e, per il ricorso, l’articolo 106(3) del regolamento di procedura ha consentito al Tribunale di statuire senza fase orale.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il carattere descrittivo del segno. Il punto decisivo diventa quindi la corretta individuazione del pubblico di riferimento ai fini dell’articolo 7(1)(c): non solo operatori industriali, ma anche scienziati e ricercatori che utilizzano o conoscono tali colonne di estrazione.

Ragionamento del Tribunale sul pubblico di riferimento

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la descrittività di un segno va valutata in relazione alla percezione del pubblico rilevante e ai prodotti interessati. Rileva che le colonne di estrazione liquido-liquido, pur destinate agli operatori del settore industriale, sono anche impiegate in laboratori chimici da chimici altamente qualificati, scienziati e ricercatori. Tale conclusione è rafforzata dal materiale agli atti, incluso un estratto enciclopedico prodotto nel procedimento amministrativo, da cui risulta che l’estrazione liquido-liquido è una tecnica di base nei laboratori chimici.

Errore di diritto e conseguenze

Poiché la Commissione di ricorso aveva escluso scienziati e ricercatori dal pubblico di riferimento, ha necessariamente omesso di valutare la percezione del segno da parte di tale parte del pubblico. Il Tribunale osserva che, in assenza di tale valutazione, non dispone di tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della decisione impugnata e non può sostituirsi all’organo amministrativo nello svolgimento della valutazione fattuale mancante, ai sensi dell’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001.

Decisione e spese

Il primo motivo è accolto e, per tale ragione, la decisione della Commissione di ricorso viene annullata senza necessità di esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 7(1)(b). Le spese sono poste a carico dell’EUIPO, rimasto soccombente.