Tribunale, Sentenza T-307/23

Marchio UE di posizione costituito da due strisce parallele sul lato di una scarpa: nullità per mancanza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Jima Projects contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio UE figurativo applicato sul lato di una scarpa sportiva. La controversia attiene alla tutela dei marchi di posizione nel settore delle calzature e, in particolare, alla verifica del carattere distintivo intrinseco del segno.

Fatti e iter amministrativo

L’interveniente, Eli Salis Sulam, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato nel 2002 per prodotti della classe 25, tra cui “Footwear, including sports footwear”. Il motivo di nullità era fondato sull’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94, letto in combinato con l’articolo 7(1)(b) del medesimo regolamento, cioè sulla mancanza di carattere distintivo.

La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità quanto al difetto di distintività intrinseca, riservandosi di esaminare l’eventuale distintività acquisita tramite uso ai sensi dell’articolo 7(3). La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione, confermando che il segno era privo di carattere distintivo intrinseco e rinviando la causa alla Cancellation Division per l’esame della distintività sopravvenuta.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha chiarito che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 12 agosto 2002, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 40/94. Le regole procedurali, invece, erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001, applicabili ratione temporis al giudizio.

Tra le disposizioni richiamate figurano:

• articolo 7(1)(b) del regolamento n. 40/94;
• articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94;
• articolo 7(3) del regolamento n. 40/94;
• articolo 54(2) del regolamento n. 40/94;
• articolo 41(2)(c) e articolo 17 della Carta;
• articolo 94(1) del regolamento 2017/1001.

Valutazione del carattere distintivo

Il Tribunale ha anzitutto qualificato il segno come marchio di posizione: l’outline della scarpa era tracciato con linee tratteggiate e il segno protetto consisteva, in sostanza, in due linee trasversali apposte sul lato della scarpa. La qualificazione come marchio figurativo, tridimensionale o di posizione è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’esame del carattere distintivo, che dipende dal fatto che il segno sia indistinguibile dall’aspetto del prodotto designato.

Applicando la giurisprudenza sui segni che coincidono con l’aspetto del prodotto, il Tribunale ha osservato che tali segni sono distintivi solo se si discostano in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore. Nel caso di specie, le due strisce oblique erano assimilabili a forme geometriche molto semplici, vicine a parallelogrammi, e non presentavano elementi originali o memorabili per il consumatore medio.

Pubblico pertinente e settore di riferimento

Il Tribunale ha confermato che i prodotti interessati, ossia le calzature e le scarpe sportive, sono beni di consumo quotidiano destinati al grande pubblico, il quale presta un livello medio di attenzione. Ha escluso che il solo fatto che i produttori appongano frequentemente segni sul lato delle scarpe comporti automaticamente un livello di attenzione più elevato o una percezione distintiva di qualunque elemento geometrico collocato in quella posizione.

Ha inoltre ribadito che la posizione del segno sul lato della scarpa, di per sé, non basta a conferirgli distintività: in quel settore è comune l’uso di motivi semplici e decorativi, sicché il consumatore non acquisisce necessariamente un’associazione automatica tra qualsiasi segno laterale e una specifica origine imprenditoriale.

Rilevanza della prassi del settore e delle prove

Il Tribunale ha ritenuto legittimo che la commissione di ricorso avesse fatto ricorso anche a fatti notori e all’esperienza pratica relativa al mercato delle calzature, oltre che agli elementi probatori presentati dalle parti. Ha sottolineato che, in materia di nullità, il marchio registrato gode di una presunzione di validità, ma ciò non impedisce all’EUIPO di basarsi su fatti notori e sull’esperienza generale del mercato.

È stato quindi confermato che la presenza diffusa di motivi semplici e decorativi sul lato delle scarpe è un dato noto e rilevante, sufficiente a sostenere la conclusione che il segno contestato non si discosta sensibilmente dagli usi del settore.

Rilevanza della giurisprudenza e della prassi successive al deposito

Uno dei punti centrali del ricorso era l’asserito errore della commissione di ricorso per avere applicato giurisprudenza e prassi amministrativa posteriori al 2002. Il Tribunale ha respinto questa censura affermando che l’interpretazione data dalla giurisprudenza alle norme UE chiarisce il significato che esse avevano fin dall’origine. Ne consegue che le pronunce successive sono rilevanti anche per valutare la situazione giuridica esistente alla data di deposito della domanda.

Il Tribunale ha aggiunto che la precedente prassi decisionale dell’EUIPO o degli uffici nazionali non vincola l’esito del singolo caso: ogni domanda o contestazione deve essere esaminata in modo completo e rigoroso secondo i criteri legali applicabili. Le registrazioni di segni simili in altri ordinamenti non sono decisive.

Carta dei diritti fondamentali, certezza del diritto e legittimo affidamento

La ricorrente sosteneva che la dichiarazione di nullità lesse il suo diritto di proprietà e violasse la certezza del diritto e il legittimo affidamento, perché il marchio era stato registrato dopo esame. Il Tribunale ha replicato che il sistema del regolamento n. 40/94 prevede espressamente la possibilità di una successiva dichiarazione di nullità e che tale meccanismo serve proprio a correggere eventuali errori commessi in fase di esame della domanda.

La registrazione non può quindi fondare un legittimo affidamento sulla stabilità definitiva del titolo, né impedire un successivo procedimento di nullità. Per questa ragione, non è stata ravvisata alcuna violazione dell’articolo 17 della Carta o dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento.

Obbligo di motivazione

Quanto alla censura relativa all’articolo 41(2)(c) della Carta, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse sufficientemente motivato la decisione. Essa aveva esaminato gli elementi prodotti dalla ricorrente, fatto riferimento alle caratteristiche del segno, alla prassi del mercato delle calzature, ai fatti notori e alla giurisprudenza pertinente, spiegando perché il marchio non fosse idoneo a funzionare come indicatore di origine.

Il Tribunale ha precisato che, nel procedimento di nullità, la commissione di ricorso non deve spiegare espressamente perché l’esaminatore, in fase di registrazione, avesse errato: l’oggetto del controllo è la legittimità della decisione impugnata nel procedimento di nullità, non la ricostruzione critica della decisione originaria di registrazione.

Esito

Il ricorso è stato integralmente respinto e Jima Projects è stata condannata alle spese.