Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2023 del 20/07/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società operante nell'estrazione e commercializzazione del marmo, che rivendicava la titolarità di diversi marchi denominativi e figurativi contenenti il segno "Lasa". La società sosteneva che una concorrente, acquistando in esclusiva marmo proveniente da altra impresa e promuovendolo sul mercato con il richiamo al segno "Lasa", avesse violato i suoi diritti di marchio e posto in essere atti di concorrenza sleale. La convenuta aveva invece eccepito la nullità dei marchi, assumendo che "Lasa" fosse un toponimo e/o una denominazione descrittiva del marmo proveniente da quel territorio, dunque priva di capacità distintiva; aveva inoltre negato la configurabilità della concorrenza sleale. In Cassazione la società ricorrente ha articolato sei motivi: (1) questione di diritto intertemporale sulla disciplina applicabile ai marchi e invocazione della normativa previgente, oltre a richieste di rinvio pregiudiziale e richiamo alla disciplina dei marchi storici; (2) violazione dell'art. 13 c.p.i., degli artt. 2727, 2729 e 115 c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento che collegava il segno al toponimo e non all'impresa; (3) ulteriore violazione dell'art. 13 c.p.i., sostenendo che il marchio indicherebbe l'impresa e non la provenienza geografica; (4) violazione degli artt. 13 e 121 c.p.i. e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'acquisto di capacità distintiva per uso protratto (secondary meaning); (5) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 2598 c.c., in relazione alla domanda di concorrenza sleale e all'asserita tutela della ditta/denominazione sociale; (6) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello avversario e ultrapetizione nella declaratoria di nullità di alcuni marchi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di vari marchi contenenti il segno "Lasa" per carattere descrittivo e riferimento alla provenienza geografica del marmo. Ha escluso la rilevanza della disciplina invocata sulla base della successione temporale delle norme, ha negato che la certificazione amministrativa sul marchio storico o il preteso uso prolungato bastassero a dimostrare l'acquisto di distintività, ha giudicato inammissibili le doglianze dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e ha respinto anche le censure sulla concorrenza sleale e sul dedotto vizio processuale relativo all'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

• art. 13 c.p.i.

  comma 1, lett. a) e lett. b); comma 3

  sono nulli i segni che consistono in denominazioni generiche o descrittive del prodotto, inclusi quelli idonei a designarne la provenienza geografica; la nullità può essere esclusa solo se, prima della domanda, il segno abbia acquisito capacità distintiva.

• art. 12 c.p.i.

  viene richiamato come disposizione sulla mancanza di novità del marchio registrato, ma la Corte precisa che nel caso concreto la questione non riguarda anteriorità invalidanti in senso tecnico.

• art. 25 c.p.i.

  richiamato dalla parte resistente quale norma relativa alle cause di nullità del marchio in combinato con l'art. 13 c.p.i.

• art. 89 d.lgs. n. 480/1992

  la disciplina transitoria richiamata non consente di applicare al caso concreto la vecchia normativa, poiché i marchi in discussione sono stati depositati nel 2009.

• art. 233 c.p.i.

  i marchi registrati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 restano soggetti alle norme anteriori; la sanatoria per secondary meaning opera per marchi anteriori, ma non è pertinente ai marchi oggetto della causa.

• art. 11 ter c.p.i.

  la disciplina sui marchi storici ha finalità pubblicistiche di tutela del made in Italy e non incide sulla validità del marchio come titolo di proprietà industriale.

• art. 115 c.p.c.

  non è configurabile come violazione il mancato recepimento di valutazioni o opinioni della parte; rilevano fatti obiettivi non contestati.

• art. 112 c.p.c.

  la domanda o il punto di domanda non deciso deve essere devoluto con specifico motivo di appello; la censura di ultrapetizione è respinta perché l'appello avversario era ritualmente fondato sull'omessa pronuncia.

• art. 342 c.p.c.

  l'appello avverso l'omessa pronuncia è ammissibile se individua l'errore del primo giudice, anche mediante la sola evidenziazione della mancata decisione sulla domanda ritualmente proposta.

• art. 345 c.p.c.

  richiamato per sostenere la novità di una domanda in appello, ma la censura è stata respinta per carenza di autosufficienza e per la valutazione della corte territoriale sulla dedotta novità.

• art. 2697 c.c.

  una volta provata la nullità del segno, spetta al titolare dimostrare l'avvenuta acquisizione di capacità distintiva per uso (secondary meaning).

• artt. 2727 e 2729 c.c.

  la valutazione presuntiva del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti della congruità logica; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.

• art. 267 TFUE

  il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la ricorrente non ha indicato norme eurounitarie pertinenti da interpretare.

• direttiva 89/104/CEE

  quarto considerando e art. 3, n. 1, lett. c)

  richiamata per i criteri eurounitari sul divieto di registrazione di segni geografici e sulla valutazione della percezione del pubblico rispetto alla provenienza geografica.

Massime di principio

• È nullo il marchio costituito da un toponimo o da un segno che il pubblico percepisce come indicazione della provenienza geografica del prodotto, quando tale percezione non risulti superata da un effettivo acquisto di capacità distintiva per uso.
• Per negare la nullità per descrittività o indicazione geografica non basta allegare una lunga commercializzazione del segno: occorre provare che l'uso abbia mutato la percezione del pubblico, facendo identificare il segno con l'impresa e non con il luogo di provenienza del bene.
• La tutela del secondary meaning opera solo se il titolare del segno dimostra che l'originaria carenza di distintività è stata superata prima della domanda di nullità; l'onere probatorio grava sul titolare una volta che la controparte abbia allegato e provato la causa di nullità.
• Nel ricorso per cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
• L'uso di un segno geografico da parte di terzi è lecito se mantiene funzione informativa o descrittiva del prodotto; diventa illecito solo se travalica in uso distintivo/confusorio idoneo a evocare l'origine imprenditoriale altrui.
• La domanda di concorrenza sleale fondata su fatti nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado è inammissibile in appello; l'omessa pronuncia va censurata con motivo specifico ex art. 342 c.p.c., ma è sufficiente lamentare la mancata decisione sulla domanda ritualmente proposta.

Come è indicizzato