Tribunale, Sentenza T-1075/23

Uso effettivo del marchio UE figurativo "Dialoga" e delimitazione delle subcategorie di servizi di telecomunicazioni

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO in una procedura di revoca per non uso di un marchio UE figurativo registrato per "telecommunications services" in classe 38. Il Tribunale affronta in particolare la portata della prova dell’uso effettivo e i criteri per stabilire se tale uso copra l’intera categoria registrata oppure solo subcategorie autonome.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il marchio figurativo "Dialoga" era stato registrato nel 2010 per servizi di telecomunicazioni. Nel 2021 e-dialog GmbH aveva chiesto la revoca del marchio ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il segno non fosse stato oggetto di uso effettivo nel quinquennio rilevante. La Cancellation Division aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo dimostrato l’uso effettivo del marchio per i servizi rivendicati.

Doglianze della ricorrente

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in tre censure:

• errata valutazione della prova quanto all’estensione e all’intensità dell’uso;
• erronea conclusione che il marchio fosse stato usato nella forma registrata, nonostante alcune variazioni grafiche;
• violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, per avere esteso la protezione all’intera categoria dei servizi di telecomunicazioni senza individuare subcategorie autonome.

Quadro normativo e criteri richiamati dal Tribunale

Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’uso effettivo:

• l’uso deve essere reale e non meramente simbolico, conforme alla funzione essenziale del marchio di garantire l’origine commerciale dei servizi;
• la valutazione è globale e tiene conto di volume commerciale, durata, frequenza e contesto di mercato;
• non esiste una soglia quantitativa astratta minima;
• una pluralità di elementi probatori può, nel complesso, dimostrare l’uso effettivo;
• l’uso deve essere provato con elementi solidi e oggettivi.

Sono inoltre richiamate le norme del regolamento delegato (UE) 2018/625 sulla prova dell’uso, che deve riguardare luogo, tempo, portata e natura dell’uso.

Valutazione della prova dell’uso nel periodo rilevante

Il periodo rilevante andava dal 24 settembre 2016 al 23 settembre 2021. L’interveniente aveva prodotto fatture, estratti di giornali spagnoli con inserzioni pubblicitarie e pagine del proprio sito web relative a eventi fieristici in Spagna e Germania.

Il Tribunale conferma che:

• i documenti nel periodo rilevante provano un uso del marchio in quel periodo;
• la prova relativa a periodi anteriori o successivi può essere considerata per corroborare la continuità dell’uso, pur non essendo decisiva da sola;
• l’insieme degli elementi, comprese fatture annuali, pubblicità e partecipazione a fiere, era sufficiente per escludere un mero uso simbolico.

Respinge quindi la censura sull’asserita valutazione fondata su probabilità o supposizioni.

Uso del marchio nella forma registrata

Quanto alla seconda censura, il Tribunale applica l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, secondo cui è sufficiente l’uso di una variante che non alteri il carattere distintivo del marchio registrato.

Il Tribunale osserva che:

• il carattere distintivo del segno deriva essenzialmente dall’elemento verbale "dialoga";
• il punto rosso inserito nella variante usata costituisce un elemento marginale;
• la presenza di iniziale maiuscola e font stilizzato allontana la percezione del segno dalla tipica rappresentazione di un nome di dominio;
• il fatto che la variante fosse anche oggetto di un altro marchio dell’interveniente è irrilevante ai fini dell’articolo 18.

Ne consegue che l’uso della variante equivale a uso del marchio registrato.

Revoca parziale e individuazione delle subcategorie autonome di servizi

La parte decisiva della pronuncia riguarda l’articolo 58, paragrafo 2. Il Tribunale ricorda che, se il marchio è registrato per una categoria ampia e divisibile, la revoca deve colpire solo i servizi per i quali l’uso non è provato, ossia le eventuali subcategorie autonome non coperte da uso effettivo.

Nel caso dei servizi di telecomunicazioni, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare in concreto, alla luce della destinazione e della finalità dei servizi effettivamente provati, se essi appartenessero a una o più subcategorie indipendenti. Non era sufficiente affermare in modo generale che tutti i servizi elencati avevano lo scopo di consentire la comunicazione tra persone.

Il Tribunale censura in particolare il fatto che la commissione di ricorso si sia limitata a richiamare la classificazione di Nizza e una descrizione generale dei servizi, senza svolgere il necessario esame concreto delle subcategorie. La sola ampiezza e varietà dei servizi provati non basta a giustificare la conferma della protezione per l’intera categoria.

Esito sul ricorso di annullamento e sulla domanda di riforma

Il Tribunale accoglie la censura relativa all’articolo 58, paragrafo 2, annulla la decisione impugnata e respinge la domanda di alterazione.

La riforma non è stata concessa perché il Tribunale non disponeva degli elementi necessari per determinare esso stesso quali subcategorie autonome fossero effettivamente coperte dalla prova di uso; tale valutazione non era ancora stata compiuta dalla commissione di ricorso e avrebbe richiesto un nuovo apprezzamento di fatto.

Spese

Poiché ciascuna parte è risultata soccombente su alcuni capi, il Tribunale dispone che e-dialog GmbH, EUIPO e Dialoga Servicios Interactivos, SA sopportino le proprie spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Principio affermato

La decisione ribadisce che l’uso effettivo può essere provato anche tramite documenti eterogenei e attraverso varianti del segno che non ne alterino il carattere distintivo; tuttavia, in caso di registrazione per una categoria ampia di servizi, l’uso provato consente di mantenere il marchio solo per le subcategorie autonome effettivamente interessate, da identificare mediante un esame concreto della finalità e della destinazione dei servizi.