Corte di giustizia, Sentenza C-339/22

Competenza in materia di contraffazione e validità di brevetto europeo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, nell’ambito di una controversia tra BSH Hausgeräte GmbH ed Electrolux AB relativa alla contraffazione di un brevetto europeo convalidato in più Stati membri e anche in Turchia. La Corte interpreta l’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012, nel quadro della competenza generale dell’articolo 4, paragrafo 1.

Fatti e procedimento principale

BSH, titolare del brevetto europeo EP 1434512, ha convenuto Electrolux in Svezia per la contraffazione di tutte le parti nazionali del brevetto convalidato in vari Stati. Electrolux ha eccepito la nullità dei brevetti stranieri e ha sostenuto che, per effetto dell’articolo 24, punto 4, i giudici degli Stati di convalida sarebbero gli unici competenti non solo sulla validità, ma anche sull’azione di contraffazione relativa a quei brevetti. Il giudice svedese si è domandato inoltre se la risposta fosse influenzata da una norma processuale nazionale che impone un’azione separata di nullità e se la situazione cambiasse per il brevetto convalidato in Turchia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che stabilisce la regola generale del foro del domicilio del convenuto;
• l’articolo 24, punto 4, dello stesso regolamento, che attribuisce competenza esclusiva in materia di registrazione o validità di brevetti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di rilascio o convalida;
• l’articolo 27, che impone al giudice di dichiararsi d’ufficio incompetente quando è adito in una materia riservata in via esclusiva a un altro giudice dell’Unione;
• gli articoli 33 e 34, relativi alla pendenza o connessione con procedimenti davanti a giudici di Stati terzi;
• l’articolo 73, relativo ai rapporti con la convenzione di Lugano e con altri accordi internazionali.

Prima e seconda questione: effetto dell’eccezione di nullità nel giudizio di contraffazione

La Corte afferma che l’articolo 24, punto 4, va interpretato restrittivamente, perché introduce un’eccezione alla regola generale del foro del domicilio del convenuto. La disposizione riguarda solo le controversie "in materia di registrazione o di validità" del brevetto, non anche le azioni per contraffazione in sé.

Ne consegue che:

• il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, validamente adito per la contraffazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, resta competente sulla domanda di contraffazione;
• se il convenuto contesta la validità del brevetto con una semplice eccezione, il giudice adito non può pronunciarsi in via incidentale sulla nullità del brevetto straniero;
• tuttavia, non perde la competenza sulla domanda di contraffazione nel suo complesso.

La Corte esclude che una norma processuale nazionale, come quella svedese che impone una separata azione di nullità, possa incidere sull’interpretazione del regolamento, trattandosi di nozioni autonome del diritto dell’Unione.

Ragioni della soluzione

La Corte fonda la propria interpretazione su più argomenti:

• la competenza esclusiva dell’articolo 24, punto 4, riguarda solo la validità, non l’azione per contraffazione;
• un’interpretazione diversa renderebbe la deroga quasi la regola, poiché la validità è spesso eccepita nei giudizi di contraffazione;
• la regola dell’articolo 4, paragrafo 1, perderebbe prevedibilità, dato che la competenza dipenderebbe dalla strategia difensiva del convenuto;
• la soluzione adottata consente al titolare del brevetto di concentrare le azioni di contraffazione dinanzi a un solo foro, evitando decisioni divergenti.

La Corte precisa inoltre che la possibile scissione tra giudizio di contraffazione e giudizio di nullità non è incompatibile con il sistema: il giudice adito per la contraffazione può, se del caso, sospendere il procedimento in attesa della decisione sulla validità resa dal giudice competente.

Terza questione: brevetto convalidato in uno Stato terzo

Per i brevetti rilasciati o convalidati in uno Stato terzo, la Corte esclude l’applicazione dell’articolo 24, punto 4. Il regolamento Bruxelles I bis disciplina infatti la competenza interna all’Unione e non attribuisce competenze esclusive ai giudici di Stati terzi.

La Corte afferma però che, in base all’articolo 4, paragrafo 1, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto è in linea di principio competente anche sulla questione di validità sollevata in via di eccezione, salvo l’esistenza di norme speciali o di strumenti internazionali applicabili, come la convenzione di Lugano o eventuali accordi bilaterali pertinenti.

Nel caso di specie, la decisione del giudice svedese sull’eccezione di nullità del brevetto turco avrebbe solo effetti inter partes e non potrebbe incidere sull’esistenza o sul contenuto del brevetto in Turchia, né modificarne il registro nazionale. Perciò, in assenza di una norma internazionale diversa applicabile, il giudice dello Stato membro resta competente anche su tale eccezione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto resta competente a conoscere dell’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro anche se il convenuto eccepisce la nullità del brevetto; la validità resta di competenza esclusiva del giudice dello Stato di rilascio o convalida;
• l’articolo 24, punto 4, non si applica ai giudici di Stati terzi; se il brevetto è rilasciato o convalidato in uno Stato terzo, il giudice dello Stato membro adito può decidere sull’eccezione di validità sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, purché la decisione produca soltanto effetti inter partes.

Principio affermato

La sentenza distingue nettamente tra la competenza sulla validità del brevetto, che è esclusiva del giudice dello Stato membro di rilascio o convalida, e la competenza sull’azione di contraffazione, che resta al giudice del domicilio del convenuto. La mera eccezione di nullità non priva tale giudice della competenza sulla domanda di contraffazione; per i brevetti convalidati in Stati terzi, l’articolo 24, punto 4, non opera affatto e la questione di validità può essere trattata dal giudice adito, nei limiti degli effetti inter partes.