Tribunale, Sentenza T-284/25

Nullità del marchio UE figurativo BLACK per asserita mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio UE figurativo, registrato per prodotti della classe 33, tra cui bevande alcoliche. Il Tribunale esamina se il deposito fosse stato effettuato in mala fede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Amber Latvijas balzams AS aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio BLACK depositato da Foodcare sp. z o.o. e poi registrato per vari prodotti, incluse bevande alcoliche. La domanda di nullità era fondata sull’asserita mala fede del titolare al momento del deposito, sostenendo che non vi fosse reale intenzione di usare il segno per tali prodotti.

La Divisione di cancellazione aveva respinto integralmente la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo non dimostrata la mala fede. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

Quadro normativo e criteri giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale richiama l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che consente di dichiarare nullo un marchio UE quando il richiedente agiva in mala fede al momento del deposito. Richiama inoltre:

• il considerando 4 e l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio UE;
• l’articolo 18, relativo all’uso effettivo del marchio;
• la giurisprudenza Koton e Sky, da cui ricava che la mala fede implica un’intenzione disonesta o contraria ai corretti usi del commercio, da accertare con valutazione complessiva e oggettiva delle circostanze.

Sottolinea anche che la mala fede non si presume per il solo fatto che, al momento del deposito, il richiedente non svolgesse attività economica corrispondente ai prodotti rivendicati.

Esame della terza censura: cancellazione delle attività dal registro polacco

La ricorrente sosteneva che la cancellazione, pochi giorni prima del deposito, delle attività di produzione e vendita di alcolici dal registro delle imprese polacco dimostrasse la mancanza di intenzione di usare il marchio per tali prodotti.

Il Tribunale respinge l’argomento. Osserva che la modifica del registro va letta alla luce della legislazione polacca, che imponeva un limite massimo di 10 attività iscrivibili e richiedeva l’aggiornamento delle attività effettivamente svolte. La cancellazione delle attività relative agli alcolici, dunque, non prova di per sé l’assenza di intenzione di uso.

Inoltre:

• il mantenimento di altre attività nel registro, anche se contestato dalla ricorrente, non consente di inferire mala fede;
• il fatto che l’attività fosse stata in precedenza indicata nel registro depone, semmai, contro l’idea che il titolare non intendesse affatto operare nel settore;
• la presenza di altri marchi registrati per alcolici rafforza l’idea di una potenziale estensione dell’attività.

Esame della quarta censura: divieti nazionali e unionali sulla pubblicità degli alcolici

La ricorrente sosteneva che le restrizioni polacche sulla pubblicità e promozione degli alcolici impedissero, in sostanza, l’uso del marchio BLACK per bevande alcoliche, rendendo il deposito incompatibile con una reale intenzione di uso.

Il Tribunale distingue nettamente tra diritto nazionale e regime del marchio UE. Rileva che:

• il diritto UE sui marchi non vieta la registrazione simultanea per bevande alcoliche e non alcoliche;
• il sistema del marchio UE è autonomo e si applica indipendentemente dai sistemi nazionali.

Anche se il marchio fosse difficilmente utilizzabile in Polonia per gli alcolici, ciò non esclude l’uso in altri Stati membri ove la normativa lo consenta, direttamente o tramite licenziatario. Di conseguenza, i divieti polacchi non costituiscono, da soli, un indice pertinente di mala fede.

Esame della quinta censura: principio di unitarietà del marchio UE

La ricorrente invocava il principio di unitarietà del marchio UE per sostenere che l’impossibilità di uso in una parte del territorio dell’Unione equivalga a un ostacolo sufficiente alla validità del marchio.

Il Tribunale respinge tale lettura. Ricorda che il carattere unitario del marchio UE significa protezione uniforme ed effetto uguale in tutta l’Unione, ma non trasforma un divieto nazionale di promozione in un motivo autonomo di nullità. Il caso non riguarda un vero impedimento giuridico alla registrazione in una parte dell’Unione, bensì eventuali difficoltà commerciali o regolatorie in uno Stato membro. Pertanto, il principio di unitarietà non è violato.

Esame della sesta e della settima censura: pratiche di mercato e somiglianza tra bevande

La ricorrente contestava l’idea che un operatore attivo nelle bevande non alcoliche possa espandersi nel settore alcolico sotto lo stesso marchio, sostenendo che tali pratiche non esistono o sono irrazionali.

Il Tribunale ritiene irrilevante stabilire se tale pratica sia comune, poiché la frequenza di un comportamento non ne prova la liceità o illiceità. Inoltre, il fatto che esistano differenze tecnologiche, produttive o distributive tra i due settori non impedisce, in astratto, di registrare un marchio per entrambe le categorie di prodotti.

Quanto alla presunta eccessiva valorizzazione della somiglianza tra bevande alcoliche e non alcoliche, il Tribunale chiarisce che la Commissione di ricorso non ha fondato la decisione su tale sola somiglianza, ma l’ha usata come elemento accessorio per spiegare la plausibilità di un’estensione di attività. Non vi è quindi errore di diritto o di motivazione.

Valutazione complessiva della mala fede

Nel rigettare anche la seconda censura, il Tribunale afferma che la Commissione di ricorso ha effettivamente considerato tutte le circostanze rilevanti in modo globale e oggettivo. Nessuno degli elementi invocati dalla ricorrente, né singolarmente né insieme, costituisce un corpo di indizi pertinenti e concordanti idoneo a dimostrare che il titolare avesse depositato il marchio con l’intento di danneggiare terzi o di ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione distintiva del marchio.

Il riferimento al termine di cinque anni per l’uso effettivo non altera tale conclusione: la Commissione di ricorso non ha escluso in astratto che possa esistere mala fede per difetto di intenzione di uso, ma ha semplicemente ritenuto che, nel caso concreto, tale difetto non fosse provato.

Dispositivo

Poiché tutte le censure vengono respinte, il Tribunale rigetta il ricorso integralmente. La ricorrente è condannata alle spese di EUIPO e dell’interveniente.