Corte di giustizia, Sentenza C-123/20

Rinvio pregiudiziale su disegni o modelli comunitari non registrati e parti di prodotto

La controversia nasce da un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di un’azione proposta da Ferrari SpA contro Mansory Design & Holding GmbH e il suo amministratore WH. Il giudice tedesco chiedeva chiarimenti sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 6/2002 in tema di divulgazione al pubblico e di protezione di un disegno o modello comunitario non registrato relativo a una parte di prodotto, nel caso concreto parti della carrozzeria di un’autovettura.

Fatti e procedimento principale

Ferrari aveva presentato al pubblico il modello FXX K con un comunicato stampa del 2 dicembre 2014 contenente fotografie del veicolo. Mansory Design produceva e commercializzava kit di personalizzazione per la Ferrari 488 GTB, volti a farle assumere un aspetto simile a quello della FXX K. Ferrari sosteneva che tali kit violassero diversi disegni o modelli comunitari non registrati, tra cui uno relativo a una parte specifica del frontale della FXX K, uno riferito allo spoiler anteriore e uno concernente l’aspetto complessivo del veicolo.

In primo grado, il Landgericht Düsseldorf respingeva le domande. In appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf respingeva a sua volta le pretese, ritenendo che i primi due disegni o modelli rivendicati non esistessero perché mancava una sufficiente autonomia e compiutezza formale della parte considerata; il terzo era invece ritenuto sussistente ma non contraffatto. Ferrari proponeva quindi ricorso per Revision dinanzi al Bundesgerichtshof.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava in sostanza:

• se la divulgazione di una raffigurazione complessiva di un prodotto possa far nascere anche un disegno o modello comunitario non registrato relativo a singole parti del prodotto;
• se, per valutare il carattere individuale di una componente incorporata in un prodotto complesso, sia necessario un criterio di autonomia e compiutezza in sé della forma, tale da distinguere la parte dall’aspetto complessivo del prodotto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, sulla protezione del disegno o modello comunitario non registrato;
• l’articolo 3, lettere a), b) e c), che definisce rispettivamente disegno o modello, prodotto e prodotto complesso;
• l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sui requisiti di novità e carattere individuale, e sui disegni o modelli applicati a componenti di un prodotto complesso;
• gli articoli 5, 6 e 7, su novità, carattere individuale e divulgazione;
• l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, sulla durata e sulla nozione di divulgazione del disegno o modello non registrato;
• l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, sui diritti conferiti e sulla tutela contro la copiatura.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla nozione di "disegno o modello" dell’articolo 3, lettera a), sottolineando che l’elemento determinante è l’aspetto del prodotto o di una sua parte. Ricorda inoltre che il regolamento mira a una protezione efficace dei disegni o modelli comunitari e, con il regime non registrato, a tutelare rapidamente i prodotti dal ciclo di vita economico breve, senza formalità di registrazione.

La Corte afferma che la divulgazione di un prodotto nel suo insieme può divulgare anche il disegno o modello di una parte di quel prodotto, ma solo se l’aspetto di tale parte è chiaramente identificabile nella divulgazione. Non esiste, però, un obbligo per il creatore di divulgare separatamente ogni singola parte per ottenerne tutela come disegno o modello comunitario non registrato.

La Corte osserva poi che il requisito del carattere individuale non regola il rapporto tra il prodotto e le sue parti, ma il raffronto tra il disegno o modello rivendicato e i disegni o modelli anteriori. Ne consegue che non è corretto esigere, come criterio autonomo, che la parte presenti una speciale autonomia e compiutezza in sé rispetto al prodotto complessivo. Ciò che conta è che la parte o componente sia una porzione visibile del prodotto, delimitata in modo riconoscibile da linee, contorni, colori, forme o struttura superficiale, così da poter essere oggetto di valutazione ai fini della novità e del carattere individuale.

La Corte richiama, tra le altre, la giurisprudenza su Karen Millen Fashions, H. Gautzsch Großhandel, Mast-Jägermeister e altre pronunce in tema di identificazione del disegno o modello e di valutazione dell’impressione generale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione di un disegno o modello applicato a una parte del prodotto o a una componente di un prodotto complesso, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile.

Per esaminare se tale aspetto soddisfi il requisito del carattere individuale, è necessario che la parte o componente costituisca una porzione visibile del prodotto, ben delimitata mediante linee, contorni, colori, forme o particolare struttura superficiale. Non è invece richiesto che essa sia stata divulgata separatamente né che presenti una propria autonomia o compiutezza formale rispetto all’insieme.

Rilievo pratico

La pronuncia è importante per la tutela dei componenti estetici di prodotti complessi, in particolare nel settore automotive e nel tuning. Per chi invoca un disegno o modello non registrato, la decisione conferma che la divulgazione di fotografie del prodotto può bastare, ma impone di dimostrare che la parte rivendicata fosse davvero individuabile nelle immagini diffuse. Per chi contesta la tutela, resta decisivo verificare se la parte sia effettivamente visibile e riconoscibile, non essendo sufficiente sostenere la mancanza di una presunta autonomia formale della componente.