Tribunale, Sentenza T-30/21

SO COUTURE / SO…?: rischio di confusione in opposizione di marchio UE

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un ricorso di annullamento proposto da L’Oréal contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Debonair Trading Internacional Lda e respinto la registrazione del marchio denominativo SO COUTURE per "make-up preparations". La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce del marchio anteriore SO…? registrato per "fragrances".

Fatti e svolgimento del procedimento

L’Oréal aveva depositato la domanda di marchio UE SO COUTURE il 3 ottobre 2013. Debonair Trading Internacional Lda aveva presentato opposizione fondandola, tra l’altro, sul marchio UE anteriore SO…?, nonché sugli articoli 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009. Su richiesta del richiedente, EUIPO aveva invitato l’opponente a provare l’uso effettivo del marchio anteriore, prova che era stata fornita.

La Divisione di opposizione aveva inizialmente respinto l’opposizione, ma la Commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha ritenuto sussistente un rischio di confusione almeno per il pubblico anglofono e francofono dell’Unione. Il Tribunale precisa inoltre che, poiché la domanda di marchio era stata depositata nel 2013, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento n. 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

Nel merito, L’Oréal ha sostenuto in sostanza due censure, ma ha poi ritirato in udienza la prima, relativa alla perdita di effetti del marchio anteriore in seguito alla Brexit e all’insufficienza delle prove relative al Regno Unito per dimostrare distintività rafforzata e famiglia di marchi. Restava quindi soltanto la doglianza sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale ha quindi dovuto verificare:

• l’individuazione del pubblico rilevante e dei prodotti comparati;
• la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni SO COUTURE e SO…?;
• l’incidenza del carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore e della famiglia di marchi;
• l’esistenza complessiva di un rischio di confusione.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore.

Viene ribadito il consolidato criterio dell’analisi globale, basato sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, nonché il principio per cui il rischio di confusione può sussistere anche in parte dell’Unione, quando il marchio anteriore è un marchio UE.

Pubblico rilevante e confronto dei prodotti

Il pubblico rilevante è identificato nel consumatore medio dell’Unione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con livello di attenzione medio trattandosi di prodotti di uso quotidiano. Il territorio rilevante è l’intera Unione europea.

Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso: "make-up preparations" e "fragrances" sono simili a un grado medio, in ragione delle loro proprietà cosmetiche e igieniche comuni. Tale punto non era, peraltro, seriamente contestato.

Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale esamina dapprima gli elementi costitutivi dei segni:

• il marchio anteriore SO…? è composto dall’elemento verbale "so" seguito da puntini di sospensione e punto interrogativo;
• il marchio richiesto SO COUTURE è composto da "so" e dal termine "couture".

Sul termine "so", il Tribunale conferma che esso ha carattere distintivo normale rispetto ai prodotti cosmetici e profumieri, poiché non descrive né la natura né la qualità dei prodotti. Inoltre, il segno è percepito come l’elemento dominante del marchio anteriore, mentre la punteggiatura è considerata sostanzialmente negligibile, anche alla luce della precedente pronuncia della Corte di giustizia sul medesimo marchio.

Quanto a "couture", il Tribunale ritiene corretta la qualificazione come elemento laudatorio e debolmente distintivo per una parte del pubblico, poiché evoca l’alta moda, il lusso e un’idea di alta qualità, senza creare un contrasto tale da rafforzare la capacità distintiva del segno richiesto. Il fatto che il termine compaia in altre decisioni in contesti diversi non è rilevante, perché la legalità degli atti EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale sottolinea che il termine iniziale "so" del marchio anteriore è integralmente ripreso all’inizio del segno richiesto. Poiché il consumatore presta normalmente maggiore attenzione all’inizio dei marchi, e poiché "couture" ha carattere debole, la somiglianza visiva è almeno media.

Sul piano fonetico, i segni coincidono nella prima sillaba "so"; la punteggiatura del marchio anteriore non incide in modo sostanziale sulla pronuncia. Pertanto, la somiglianza fonetica è, al massimo, media.

Sul piano concettuale, il Tribunale prende atto dell’ammissione delle parti secondo cui esiste una differenza concettuale: SO…? non esprime un significato specifico per i prodotti in causa, mentre "couture" rinvia al lusso e alla moda. Tuttavia, tale differenza ha impatto limitato, poiché dipende da un elemento debole nel marchio richiesto.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale valorizza più fattori convergenti:

• somiglianza medio-alta dei prodotti;
• somiglianza visiva almeno media;
• somiglianza fonetica al massimo media;
• differenza concettuale solo parziale e poco incisiva;
• vendita abituale dei prodotti in self-service, che accresce il peso della somiglianza visiva;
• presenza dell’elemento "so" in posizione iniziale in entrambi i segni, elemento anche più distintivo;
• distintività rafforzata del marchio anteriore per effetto della riconoscibilità presso una parte significativa del pubblico;
• appartenenza del marchio anteriore a una famiglia di marchi SO…?.

In queste circostanze, il pubblico pertinente può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il Tribunale respinge quindi l’unico motivo rimasto, confermando la decisione di EUIPO.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il ricorso è respinto integralmente. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, L’Oréal è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in presenza di un marchio anteriore composto da un elemento verbale iniziale distintivo, seguito da punteggiatura non essenziale, il semplice aggiunta di un secondo termine laudatorio o debole nel marchio richiesto non basta a escludere il rischio di confusione, soprattutto quando i prodotti sono simili e il marchio anteriore gode di distintività rafforzata e si inserisce in una famiglia di marchi.