Corte di giustizia, Sentenza C-85/16

Marchio dell’Unione europea KENZO ESTATE: notorietà, prove tardive e giusto motivo

La Corte di giustizia, Decima Sezione, decide su due impugnazioni riunite proposte dal sig. Kenzo Tsujimoto avverso due sentenze del Tribunale in materia di opposizione alla registrazione del segno denominativo KENZO ESTATE. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in presenza del marchio anteriore notorio KENZO.

Fatti e procedimento principale

In entrambe le cause, il sig. Tsujimoto aveva chiesto la registrazione internazionale nell’Unione del segno KENZO ESTATE per prodotti e servizi diversi, mentre la società Kenzo aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore dell’Unione KENZO, registrato nel 2001 per prodotti delle classi 3, 18 e 25.

Nella causa C-85/16 P la domanda riguardava soprattutto vini e bevande alcoliche della classe 33; nella causa C-86/16 P la domanda comprendeva prodotti alimentari, servizi di vendita, servizi educativi sul vino, ristorazione e alloggio temporaneo. In primo grado, la divisione di opposizione aveva respinto le opposizioni, ma la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione nella causa C-85/16 P e l’aveva accolta solo in parte nella causa C-86/16 P.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che tutela il marchio anteriore notorio contro l’uso, senza giusto motivo, di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non simili;
• l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che consente all’EUIPO di non tener conto di fatti o prove non tempestivamente presentati;
• le regole 19, 20 e 50 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, che disciplinano il deposito delle prove nell’opposizione e il trattamento delle prove tardive in appello amministrativo.

Primo motivo di impugnazione: prove tardive e potere discrezionale dell’EUIPO

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non potesse considerare documenti tardivi prodotti per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, richiamando le regole 19 e 20 del regolamento di esecuzione.

La Corte respinge questa tesi e ribadisce la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rintisch/UAMI, secondo cui il potere discrezionale della commissione di ricorso va esercitato alla luce della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, e non della sola regola 20, paragrafo 1. In sede di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, la commissione può ammettere prove tardive se:

• sono, prima facie, realmente pertinenti per l’esito dell’opposizione;
• la fase del procedimento e le circostanze concrete non ostano alla loro presa in considerazione.

Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere legittimo l’esercizio di tale potere discrezionale.

Secondo motivo di impugnazione: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5

Il secondo motivo era articolato in quattro parti: somiglianza dei segni, notorietà del marchio anteriore, indebito vantaggio e giusto motivo.

Somiglianza tra KENZO e KENZO ESTATE

La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto i marchi simili nel loro complesso. Il segno richiesto riprende integralmente il marchio anteriore KENZO, aggiungendo solo il termine ESTATE, che il Tribunale aveva considerato privo di carattere distintivo per una parte considerevole del pubblico di riferimento. Poiché i consumatori prestano in genere maggiore attenzione all’inizio di un segno, l’elemento dominante rimaneva KENZO.

La Corte respinge anche le censure relative a un preteso difetto di motivazione e alla mancata applicazione di precedenti relativi a segni figurativi, ritenendo che le circostanze di quei casi fossero diverse.

Notorietà del marchio anteriore

Quanto alla notorietà, la Corte osserva che il Tribunale non si è fondato sulla tardività delle prove in sé, ma ha rilevato che, alla data di efficacia delle domande di registrazione del segno KENZO ESTATE, la notorietà del marchio KENZO risultava già dimostrata sulla base del materiale probatorio disponibile nei procedimenti precedenti. La censura del ricorrente è quindi respinta perché inconferente.

Indebito vantaggio e valutazione globale

La Corte precisa che il Tribunale ha effettivamente svolto una valutazione globale, prendendo in considerazione la natura e la prossimità dei prodotti e dei servizi, il collegamento con il settore del lusso, il grado di notorietà del marchio anteriore e l’alto grado di somiglianza tra i segni. Per la causa C-86/16 P è stato inoltre rilevato che taluni servizi potevano essere accessori alla produzione e vendita del vino. Non sussiste quindi né errore di diritto né difetto di motivazione.

Giusto motivo e uso del nome del richiedente

La Corte affronta infine la questione se l’uso del nome Kenzo nel segno richiesto potesse costituire un giusto motivo. Richiamando la giurisprudenza sulla nozione di giusto motivo, la Corte afferma che essa può includere anche interessi soggettivi di terzi, ma non può arrivare a neutralizzare la funzione essenziale del marchio anteriore né a riconoscere un diritto assoluto alla registrazione del proprio nome come marchio.

Nel caso concreto, la mera coincidenza tra il termine Kenzo e il nome del ricorrente non bastava a integrare un giusto motivo, soprattutto considerando il rischio che il segno traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La Corte approva dunque la conclusione del Tribunale.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente le due impugnazioni e condanna il sig. Tsujimoto alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce in particolare che:

• in appello davanti all’EUIPO, le prove tardive possono essere ammesse secondo l’articolo 76, paragrafo 2, e la regola 50 del regolamento di esecuzione;
• per l’articolo 8, paragrafo 5, la somiglianza può derivare dal fatto che il marchio richiesto riprenda il marchio notorio aggiungendo un elemento secondario e non distintivo;
• il giusto motivo non deriva automaticamente dall’uso del proprio nome nel segno richiesto;
• la protezione dei marchi notori è rafforzata e mira a impedire sia l’indebito vantaggio sia il pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo del marchio anteriore.