Tribunale, Sentenza T-327/24

Nullità del marchio UE "Dr.Albert" per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto la domanda di nullità del marchio UE verbale "Dr.Albert". Il Tribunale esamina in particolare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nel contesto di un segno ritenuto costruito per richiamare il nome di una figura pubblica nota in Romania.

Parti e svolgimento della controversia

La ricorrente è Techtex SRL; la resistente è l’EUIPO; interviene Adina Alberts, persona fisica che aveva chiesto la dichiarazione di nullità in sede amministrativa. Il marchio contestato era stato registrato per prodotti delle classi 10 e 20, tra cui articoli sanitari e mascherine chirurgiche, oltre ad articoli di arredamento come grucce e appendiabiti.

Contesto fattuale rilevante

Adina Alberts è presentata come chirurgo plastico di rilievo e figura pubblica in Romania, nota anche come "Dr. Adina Alberts". Era titolare di due marchi anteriori rumeni: ADINA ALBERTS per servizi medici in classe 44 e DR. ALBERTS per prodotti di classe 3 e abbigliamento/accessori di classe 25. La ricorrente, secondo gli accertamenti di fatto, non aveva usato il segno prima del 2020 e lo aveva poi impiegato solo per mascherine protettive.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale affronta tre profili principali:

• se gli indizi raccolti dall’EUIPO fossero sufficienti a dimostrare la mala fede al momento del deposito del marchio;
• se la nullità potesse essere pronunciata sull’intera estensione merceologica del marchio;
• se la pretesa mala fede dell’interveniente o un abuso di processo potessero incidere sulla validità della decisione impugnata.

Quadro normativo e criteri di valutazione della mala fede

Il Tribunale richiama la nozione di mala fede quale concetto non definito dal regolamento, da valutare secondo una giurisprudenza consolidata. Ribadisce che occorre un esame globale di tutte le circostanze pertinenti, con riferimento, tra l’altro, alla conoscenza di un segno o nome altrui, alla cronologia dei fatti, alla logica commerciale del deposito e all’eventuale intenzione di trarre un vantaggio indebito dalla reputazione altrui. Viene altresì richiamato il principio secondo cui spetta, in linea di principio, al richiedente la nullità provare gli elementi della mala fede, salvo che gli indizi oggettivi invertano la presunzione di buona fede del titolare del marchio.

Valutazione della notorietà di Adina Alberts

Il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui l’interveniente era effettivamente nota in Romania al momento rilevante. La prova è tratta da un insieme di elementi: copertine e articoli di riviste, apparizioni televisive, ranking nazionali, follower sui social media, sondaggi e articoli di stampa relativi anche alle sue posizioni pubbliche sull’uso delle mascherine durante la pandemia COVID-19. Il Tribunale sottolinea che la notorietà può formarsi gradualmente e che anche taluni elementi successivi al 4 aprile 2020 possono corroborare una fama già esistente a quella data.

Somiglianza tra il marchio contestato e il nome dell’interveniente

Il segno "Dr.Albert" viene ritenuto altamente simile al nome pubblico "Dr. Adina Alberts" e quasi identico al marchio anteriore DR. ALBERTS. Il Tribunale osserva che il segno contiene l’abbreviazione "dr." e il nucleo "albert", che riprende sei delle sette lettere del cognome "Alberts". Le censure della ricorrente sulla presunta diffusione del nome Albert in Romania sono dichiarate irrilevanti o inammissibili, perché dedotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Conoscenza della situazione di fatto e assenza di logica commerciale plausibile

È ritenuto plausibile che Techtex SRL, società rumena, non potesse ignorare la notorietà dell’interveniente, anche perché un suo socio sarebbe stato personalmente a conoscenza di lei. Il Tribunale evidenzia inoltre che la ricorrente non aveva fornito davanti all’EUIPO alcuna spiegazione convincente per la scelta del nome "Dr.Albert" né per la scelta dei prodotti rivendicati. L’uso del marchio solo dopo il 2020 e limitatamente alle mascherine rafforza, secondo la Corte, l’idea che il deposito fosse finalizzato a evocare la figura dell’interveniente, in particolare nel contesto delle sue prese di posizione pubbliche sulle mascherine.

Mala fede e assenza di necessità di un rischio di confusione

Il Tribunale ribadisce che la mala fede può sussistere anche in assenza di un vero e proprio rischio di confusione. Nel caso concreto, il punto decisivo non è la confondibilità in senso tecnico, bensì la volontà di associare il marchio alla notorietà di una terza persona e di sfruttarne il valore reputazionale in modo parassitario. Gli indizi sono ritenuti complessivamente coerenti e sufficienti a dimostrare che il deposito non era mosso da una normale logica concorrenziale.

Nullità per tutti i prodotti rivendicati

Quanto all’estensione della nullità, il Tribunale distingue il caso in cui la mala fede riguardi solo talune categorie di prodotti da quello in cui il deposito sia viziato dall’intenzione di colpire un terzo specifico. Qui la finalità illecita era unica e riguardava l’associazione tra il segno e la persona di Adina Alberts; di conseguenza, la nullità legittimamente colpisce l’intero marchio per tutti i prodotti registrati, senza possibilità di limitazione parziale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Mala fede dell’interveniente e abuso di processo

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui l’eventuale mala fede di Adina Alberts nel chiedere la nullità potrebbe incidere sulla decisione impugnata. La rilevanza della mala fede ex articolo 59, paragrafo 1, lettera b), è autonoma e fondata su un interesse pubblico, sicché la condotta del richiedente la nullità non neutralizza quella del titolare del marchio contestato. Analogamente, l’allegazione di abuso di processo è dichiarata inefficace e comunque non provata, perché la ricorrente non dimostra l’elemento soggettivo di un uso fraudolento della procedura.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Techtex SRL a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Adina Alberts; l’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese. La decisione conferma in modo netto che il deposito di un marchio costruito per sfruttare la notorietà personale altrui integra mala fede e comporta la nullità del segno nella sua interezza.