Tribunale, Sentenza T-1154/23

Marchio UE TAXMARC e rischio di confusione con il marchio anteriore X TAXMAN

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione seconda, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Taxolutions BV contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2023 in materia di opposizione a registrazione di marchio UE. La controversia riguarda il segno denominativo richiesto TAXMARC e il marchio anteriore figurativo X TAXMAN, registrato per varie classi di prodotti e servizi collegati ai settori fiscale, economico, giuridico, informatico e commerciale.

Fatti e svolgimento del procedimento

La domanda di marchio UE TAXMARC è stata depositata il 4 aprile 2019 per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 36, 42 e 45. L’opponente Haufe-Lexware GmbH & Co. KG ha presentato opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, con riferimento al marchio anteriore figurativo X TAXMAN.

L’Opposition Division aveva accolto parzialmente l’opposizione per le classi 9, 35 e 42, respingendola per i servizi di classe 36. La Commissione di ricorso, con la decisione impugnata, ha poi annullato in parte quella decisione, escludendo dal conflitto solo i servizi di "organisation of events for commercial and advertising purposes" in classe 35 e confermando per il resto l’opposizione per il rischio di confusione. Il Tribunale ricorda anche che una precedente decisione della Commissione di ricorso era stata annullata per ragioni procedurali relative alla sospensione del procedimento, senza pronuncia sul merito dell’opposizione.

Normativa e criteri applicabili

La causa è decisa alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto in presenza di identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi, quando ne derivi un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il Tribunale richiama i criteri consolidati della valutazione globale, l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e il fatto che il rischio di confusione include il rischio di associazione.

Pubblico rilevante e territorio considerato

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante un pubblico professionale e un consumatore medio istruito, con livello di attenzione superiore alla media. Tale impostazione non è contestata.

La censura del ricorrente riguarda invece la scelta di concentrare l’analisi sulla percezione del pubblico bulgaro e ungherese. Il Tribunale respinge la doglianza: poiché il marchio anteriore è un marchio dell’Unione, non occorre che il rischio di confusione sussista in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche. È sufficiente che la protezione del marchio anteriore possa risultare pregiudicata anche solo in una parte del territorio dell’Unione.

Somiglianza dei prodotti e servizi

La Commissione di ricorso aveva ritenuto identici o simili, in misura variabile, i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42, con l’unica eccezione dei servizi di organizzazione di eventi per fini commerciali e pubblicitari in classe 35. Il ricorrente non contestava tale valutazione, che il Tribunale non rimette in discussione.

Distintività del marchio anteriore e comprensione del termine "tax"

Il nucleo della decisione riguarda la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico bulgaro e ungherese non avrebbe compreso né il termine "tax" né il segno "taxman". Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la conoscenza di una lingua straniera può essere considerata fatto notorio solo in circostanze limitate e, per il resto, deve essere provata dalla parte interessata. Tuttavia, nei settori in cui l’inglese è comunemente usato, e in presenza di pubblico professionale o specializzato, può presumersi la comprensione di vocaboli inglesi di uso corrente.

Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che i prodotti e servizi del marchio anteriore riguardano ambiti nei quali l’inglese è frequentemente impiegato, in particolare i settori finanziario, informatico e commercialmente specialistico, oltre ai settori della fiscalità, dell’economia, della contabilità e del diritto. Ne deriva che il pubblico pertinente in Bulgaria e Ungheria può ragionevolmente comprendere il termine "tax". Di conseguenza, anche se non cogliesse il significato esatto di "taxman", il pubblico percepirebbe comunque tale parola come riferimento alla fiscalità.

Il Tribunale conclude quindi che la Commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che il pubblico pertinente non comprendesse il termine "tax" e, per riflesso, nemmeno "taxman". L’errore è decisivo perché impedisce di valutare correttamente se l’elemento comune sia descrittivo o almeno allusivo e se abbia scarso peso distintivo.

Confronto dei segni

La Commissione di ricorso aveva considerato i segni visivamente simili in grado medio, foneticamente simili in grado elevato e non comparabili concettualmente per mancanza di un significato chiaro. Il Tribunale osserva che tale analisi è viziata dalla premessa errata sulla mancata comprensione del termine "tax".

Poiché gli elementi descrittivi o debolmente distintivi hanno normalmente minor peso nel confronto tra segni, la presenza del comune elemento "tax" avrebbe potuto essere sovrastimata. Inoltre, se il termine è comprensibile per il pubblico rilevante, una comparazione concettuale è possibile, sicché l’affermazione della Commissione di ricorso secondo cui tale comparazione fosse impossibile è anch’essa errata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ritiene che l’errore sulla comprensione di "tax" abbia contaminato l’intero apprezzamento globale del rischio di confusione. La Commissione di ricorso aveva concluso per il rischio di confusione anche facendo riferimento a un grado di distintività solo leggermente inferiore dell’elemento comune, ma il Tribunale richiama la necessità di evitare una protezione eccessiva quando la somiglianza deriva da un elemento poco distintivo. Poiché la distinzione tra i segni dipende anche dagli elementi più caratterizzanti, l’errore iniziale incide sul risultato finale.

Dispositivo e spese

La decisione impugnata è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso. EUIPO è condannata alle spese del giudizio. Haufe-Lexware GmbH & Co. KG deve sopportare le proprie spese e rimborsare quelle necessariamente sostenute da Taxolutions per il procedimento davanti alla Commissione di ricorso; il Tribunale precisa però che le spese del procedimento davanti all’Opposition Division non sono recuperabili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il giudice dell’Unione conferma che un marchio anteriore dell’Unione può essere tutelato anche in relazione alla percezione del pubblico di una sola parte del territorio UE, ma la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi su un corretto accertamento della comprensione linguistica del pubblico rilevante. Se l’autorità amministrativa sottovaluta il fatto che il pubblico pertinente comprende un termine inglese comune nel settore interessato, l’errore si riflette sulla distintività degli elementi comuni, sul confronto dei segni e sull’esito finale dell’opposizione.