Tribunale, Sentenza T-772/21

Marchio UE "efbet": revoca parziale per non uso e limiti della prova di uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio UE figurativo per mancato uso. Il Tribunale esamina, in particolare, l’ambito dell’obbligo di esame d’ufficio dell’EUIPO, l’ammissibilità di allegazioni nuove in fase di ricorso amministrativo e l’estensione della prova di uso a categorie ampie di servizi della classe 41.

Fatti e procedimento amministrativo

Brobet ltd. era titolare del marchio UE figurativo "efbet", registrato per beni e servizi in classi 9, 16, 28, 35, 38 e 41. Efbet Partners OOD ha chiesto la revoca del marchio per tutti i prodotti e servizi, ai sensi dell’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo l’assenza di uso genuino nell’Unione per un periodo continuativo di cinque anni. La divisione competente ha revocato il marchio per quasi tutte le classi, mantenendolo solo per alcuni servizi di classe 41 relativi al gioco d’azzardo e alle scommesse online. In appello Brobet ha contestato la revoca, limitatamente ad alcuni beni di classe 9 e ad alcuni servizi di classe 41; la commissione di ricorso ha annullato parzialmente la decisione solo per i servizi di sale giochi (arcade game services), respingendo il resto dell’impugnazione.

Primo motivo: articolo 95(1) del regolamento 2017/1001

Brobet sosteneva che l’EUIPO dovesse esaminare d’ufficio i fatti anche nel procedimento di revoca e che la divisione competente avrebbe dovuto valorizzare autonomamente la documentazione prodotta per dimostrare l’uso del marchio anche per i beni di classe 9, senza attendere una indicazione espressa del titolare. Il Tribunale respinge questa tesi richiamando la giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti di revoca, la prova del uso genuino spetta al titolare del marchio e non all’EUIPO d’ufficio. L’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001 non si applica, quindi, alla questione della prova del uso genuino in tale tipo di procedimento: il titolare deve chiarire per quali beni o servizi la prova è offerta. Poiché Brobet aveva presentato la documentazione riferendola solo a determinati servizi di classe 41, la divisione competente non era tenuta a cercare d’ufficio in quella documentazione una prova di uso per i beni di classe 9.

Secondo motivo: articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 e documenti nuovi in appello

In via subordinata, Brobet lamentava che la commissione di ricorso avesse applicato in modo scorretto il potere di prendere in considerazione fatti ed elementi tardivi, sostenendo che in appello non erano stati introdotti nuovi documenti, ma solo argomenti integrativi a sostegno della documentazione già prodotta tempestivamente. Il Tribunale osserva che l’articolo 95(2) attribuisce all’EUIPO un potere discrezionale di prendere in considerazione fatti ed elementi tardivi, ma tale potere è limitato dall’articolo 27(4) del regolamento delegato (UE) 2018/625 e dall’articolo 54(1) delle regole di procedura delle commissioni di ricorso. In particolare, i fatti o le prove introdotti per la prima volta in appello possono essere accettati solo se, prima facie, rilevanti e se presentati in ritardo per validi motivi, ad esempio perché si limitano a integrare fatti già prodotti in tempo utile o a contestare accertamenti officiosi della prima istanza. Nel caso concreto, Brobet non aveva mai sostenuto davanti alla divisione competente che la documentazione fosse volta a dimostrare l’uso del marchio per i beni di classe 9; aveva invece collegato la prova solo a specifici servizi di classe 41. Le argomentazioni svolte in appello erano dunque nuove e non meramente integrative. Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente non aveva indicato alcun valido motivo per il ritardo, sicché la commissione di ricorso poteva legittimamente rifiutare di esaminare tali nuove allegazioni.

Terzo motivo: articolo 58(1)(a) del regolamento 2017/1001 e delimitazione delle sottocategorie

Brobet sosteneva che la prova di uso per alcune attività, come giochi da casinò, scommesse sportive, giochi arcade e giochi online, bastasse a dimostrare l’uso per le più ampie indicazioni di classe 41: "Entertainment (except gambling)", "Information services in the field of entertainment (except gambling)" e "Gaming (except gambling)". Il Tribunale ricorda il principio consolidato secondo cui, quando un marchio è registrato per categorie ampie di beni o servizi, l’uso effettivo per una parte di esse tutela soltanto la sottocategoria autonoma e indipendente alla quale quei beni o servizi appartengono; se, invece, la categoria è definita in modo così preciso e ristretto da non consentire ulteriori suddivisioni significative, la prova di uso per una parte si estende all’intera categoria. Il criterio essenziale per individuare una sottocategoria autonoma è la finalità e la destinazione d’uso. Applicando tali criteri, il Tribunale conferma che "Entertainment" e "Gaming" sono categorie ampie, all’interno delle quali il gioco d’azzardo costituisce una sottocategoria coerente e indipendente, distinta da altre forme di intrattenimento e gioco. Di conseguenza, la prova di uso del marchio per casino games, sports betting e servizi analoghi copriva solo la sottocategoria del "gambling" e non le più ampie indicazioni registrate, comprese le formulazioni "except gambling". La circostanza che il marchio fosse stato usato per alcuni servizi ricompresi nella categoria generale non consente di estendere automaticamente la protezione all’intera categoria, altrimenti si attribuirebbe al marchio un ambito di tutela eccessivo.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge tutti e tre i motivi di ricorso e conferma integralmente la decisione impugnata. Brobet ltd. è condannata alle spese, conformemente alla soccombenza e alla domanda dell’EUIPO.

Principi affermati

• Nei procedimenti di revoca per non uso, il titolare del marchio deve dimostrare in modo chiaro e tempestivo per quali beni o servizi intende provare l’uso genuino.
• L’EUIPO non è tenuto a esaminare d’ufficio la documentazione alla ricerca di un uso non specificamente allegato dal titolare.
• La commissione di ricorso può escludere nuovi motivi o nuove allegazioni se non rispettano i requisiti dell’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625.
• Per categorie ampie, la prova di uso tutela solo la sottocategoria autonoma effettivamente utilizzata, qui individuata nel "gambling".