Tribunale, Sentenza T-130/20

SIENNA SELECTION: rifiuto di registrazione di un marchio UE e motivi assoluti di esclusione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Philip Morris Products SA contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della registrazione del marchio verbale SIENNA SELECTION per numerosi prodotti della classe 34, in particolare tabacchi, prodotti del tabacco riscaldati, sigarette elettroniche e articoli per fumatori.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione era stata presentata il 14 settembre 2018. L’esaminatore l’aveva respinta con decisione del 19 giugno 2019, ritenendo integrati i motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto con decisione del 18 dicembre 2019.

Prodotto, segno e argomentazione dell’EUIPO

La domanda riguardava un ampio elenco di prodotti della classe 34, tra cui tabacco, sigarette, prodotti per il tabacco da riscaldare, dispositivi elettronici per il consumo di nicotina, articoli per fumatori e accessori connessi. Secondo l’EUIPO, il termine "sienna" sarebbe stato percepito come nome di un colore e, nel mercato del tabacco, come indicazione di una certa qualità del prodotto, in particolare un gusto più intenso e un maggiore contenuto di nicotina; il termine "selection" sarebbe stato inteso come riferimento a una selezione o gamma di prodotti scelti.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato due censure:

• la presunta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per erronea qualificazione del segno come descrittivo;
• la conseguente violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per asserita mancanza di carattere distintivo, fondata solo sulla pretesa descrittività.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), vieta la registrazione dei segni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Il divieto risponde all’interesse pubblico a lasciare liberamente disponibili i segni descrittivi. Perché un segno sia escluso, deve esistere un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di una loro caratteristica. Inoltre, il carattere descrittivo va valutato rispetto ai prodotti e alla percezione del pubblico rilevante.

Valutazione del termine "sienna"

Il Tribunale riconosce che "sienna" può avere più significati, incluso quello di indicare un colore giallo-bruno o bruno-rossastro. Tuttavia, richiama il principio secondo cui un marchio va escluso solo se almeno uno dei suoi possibili significati designa una caratteristica dei prodotti. Qui, però, non basta che il termine richiami un colore: occorre che il pubblico lo colleghi immediatamente a una caratteristica oggettiva dei prodotti in questione.

Prodotti del tabacco e prodotti da riscaldare: nessuna descrizione immediata di gusto o nicotina

Quanto ai prodotti della prima e della terza categoria individuate dalla commissione di ricorso, il Tribunale non condivide l’idea che il pubblico percepisca "sienna" come indicazione diretta dell’intensità del gusto o del contenuto di nicotina. La decisione impugnata si fondava sull’assunto che l’industria del tabacco usi stabilmente un codice colore per comunicare forza e sapore dei prodotti; ma, secondo il Tribunale, tale prassi riguarda soprattutto colori specifici e facilmente riconoscibili, come rosso e bianco, non qualsiasi sfumatura o nome di colore. Nel caso di specie, il consumatore non potrebbe dedurre immediatamente, dal solo termine "sienna", un livello di intensità o di nicotina.

Articoli per fumatori: nessuna descrizione del colore né dell’appartenenza a una gamma

Per la seconda categoria di prodotti, cioè gli articoli per fumatori, la commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno potesse descrivere sia il colore dei prodotti sia la loro appartenenza a una gamma di prodotti "SIENNA". Il Tribunale esclude entrambe le tesi. Quanto al colore, osserva che la mera possibilità che i beni siano disponibili in quel colore non basta: il colore deve essere una caratteristica oggettiva, inerente, intrinseca e permanente del prodotto, cosa che qui non emerge. Quanto all’idea di appartenenza a una gamma commerciale, il semplice fatto che un prodotto faccia parte di una linea non costituisce, di per sé, una caratteristica descrittiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Mancanza di carattere distintivo: censura derivata e annullamento integrale

La commissione di ricorso aveva concluso anche per la mancanza di carattere distintivo, ma senza un’analisi autonoma: si era limitata a dedurla dalla presunta descrittività del segno. Poiché il Tribunale esclude la descrittività, viene meno la base logica di tale seconda conclusione. La decisione è quindi annullata integralmente.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2019 e condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Philip Morris Products SA.