Tribunale, Sentenza T-297/20

Revoca del marchio UE RICH JOHN RICHMOND per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso attiene al settore moda e, più precisamente, alla prova dell’uso genuino di un segno complesso registrato come RICH JOHN RICHMOND.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato era stato registrato il 27 febbraio 2011 per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25. Il 9 dicembre 2016 Moschillo Srl aveva chiesto la revoca per tutti i prodotti registrati, invocando il difetto di uso effettivo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. I titolari avevano depositato documenti per provare l’uso, ma la divisione di cancellazione aveva revocato il marchio in toto; la commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che il procedimento è disciplinato dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 come modificato dal regolamento 2015/2424, mentre i riferimenti al regolamento 2017/1001 vanno intesi come riferiti alle norme corrispondenti del regolamento precedente. Richiama inoltre la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che impone di provare l’uso quanto a luogo, tempo, portata e natura.

Questioni esaminate dal Tribunale

La società ricorrente sosteneva che i documenti prodotti dimostrassero l’uso dei due elementi distintivi del marchio, in particolare:

• l’elemento RICH, usato come sub-brand;
• l’elemento RICHMOND, corrispondente al marchio della casa. Secondo la ricorrente, l’uso congiunto ma separato di tali elementi, nonché l’uso di JOHN RICHMOND o di cataloghi e fatture con il riferimento RICH, avrebbero dovuto essere considerati uso genuino del marchio registrato o comunque di una variante non alterante il suo carattere distintivo.

Ragionamento del Tribunale sulla natura dell’uso

Il Tribunale ribadisce che l’uso genuino deve riguardare il marchio nella sua funzione essenziale di garanzia dell’origine imprenditoriale dei prodotti. L’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 consente l’uso in una forma diversa solo quando le modifiche non incidono sul carattere distintivo del marchio registrato.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che:

• le prove non mostravano il marchio nella forma esatta registrata;
• nelle fotografie i termini RICH e RICHMOND apparivano su parti diverse dei prodotti, come segni autonomi e non come un unico marchio;
• l’elemento JOHN non risultava utilizzato nelle stesse condizioni, pur essendo parte distintiva della combinazione registrata;
• la particolare stilizzazione grafica del marchio registrato non era riprodotta.

Il Tribunale sottolinea che non è possibile fondare la prova dell’uso su mere probabilità o supposizioni: occorrono elementi oggettivi e solidi. Anche la presenza di un prodotto in un catalogo o in un negozio RICHMOND non basta a trasformare l’uso del solo elemento RICH in uso del marchio complessivo.

Valutazione delle singole prove

Il Tribunale esamina poi le diverse linee difensive:

• fotografie e dichiarazione di un soggetto terzo: la dichiarazione non era corroborata in modo sufficiente, mentre alcune foto consentivano di leggere RICHMOND solo in parte e quindi solo in quelle immagini l’uso poteva essere riconosciuto per intero;
• uso combinato di RICH e RICHMOND: non trattandosi di un segno unico, ma di due segni autonomi collocati separatamente, non vi era uso del marchio registrato;
• cataloghi RICHMOND: il contesto commerciale non bastava a dimostrare che il segno usato sui prodotti comprendesse anche RICHMOND oltre a RICH;
• contratti di licenza e fatture: i contratti non menzionavano espressamente il marchio contestato e le fatture richiamavano soltanto RICH; inoltre, i beni fatturati non coincidevano con quelli coperti dagli accordi.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che nessuna delle censure era fondata e che i titolari non avevano dimostrato un uso genuino del marchio in forma registrata né in una forma consentita dalla norma sulle varianti ammissibili. Conferma quindi la valutazione della commissione di ricorso, respinge integralmente il ricorso e condanna Fashioneast Sàrl e AM.VI. Srl alle spese.

Principio ricavabile

La sentenza conferma che, ai fini della conservazione di un marchio UE, non basta l’uso frammentario di alcuni elementi del segno né l’uso di segni autonomi associati commercialmente tra loro. La variante di uso prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), copre solo modifiche non sostanziali che lascino intatto il carattere distintivo del marchio registrato; quando mancano elementi distintivi essenziali o la peculiare combinazione grafica, l’uso non è idoneo a evitare la revoca.