Tribunale, Sentenza T-140/21

Uso genuino del marchio UE figurativo "apo-discounter.de" e revoca parziale

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza per non uso di un marchio UE figurativo registrato per servizi di vendita al dettaglio in relazione a varie categorie di prodotti. Il Tribunale, nella causa T-140/21, ha esaminato se gli elementi prodotti dal titolare fossero sufficienti a dimostrare l’uso genuino nel periodo rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Apologistics GmbH aveva ottenuto la registrazione del marchio UE figurativo "apo-discounter.de" per servizi di vendita al dettaglio, tra cui quelli relativi a sostanze chimiche, prodotti farmaceutici, cosmetici, articoli per la casa e prodotti per il settore sanitario. Markus Kerckhoff aveva presentato domanda di revoca ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo il mancato uso genuino per un periodo continuo di cinque anni.

La Divisione di annullamento aveva revocato il marchio per i servizi in contestazione, ma la commissione di ricorso aveva poi accolto solo in parte l’impugnazione di Apologistics. In particolare, aveva riconosciuto l’uso genuino per i servizi di vendita al dettaglio relativi a "preparati farmaceutici" e a cosmetici, ma aveva confermato la revoca per le altre categorie, ritenendo insufficiente la prova dell’estensione dell’uso.

Questione giuridica

La questione centrale era se la documentazione prodotta, in particolare fatture e screenshot relativi agli anni 2012-2017, fosse idonea a dimostrare l’uso genuino del marchio per le quattro categorie di beni indicate nella registrazione, oppure solo per alcune sottocategorie autonome. Il ricorrente sosteneva che l’uso per singoli prodotti dovesse valere per l’intera categoria registrata, mentre EUIPO e interveniente difendevano la valutazione restrittiva della commissione di ricorso.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio è soggetto a revoca se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato fatto uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi per cui è registrato. Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che impone che la prova riguardi luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Il Tribunale ribadisce principi consolidati: l’uso genuino deve essere reale e non meramente simbolico; non può essere provato per supposizioni; il titolare deve produrre prove solide e oggettive; se la categoria registrata è sufficientemente ampia da comprendere sottocategorie autonome, l’uso provato per una sola sottocategoria tutela solo quella sottocategoria.

Valutazione della Corte sui prodotti chimici

Quanto ai servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti chimici, il Tribunale osserva che la categoria è molto ampia e comprende sottocategorie autonome diverse dai preparati farmaceutici. Le fatture relative a prodotti come dentifrici, lozioni, integratori e simili non bastavano a dimostrare che tali articoli rientrassero in una specifica sottocategoria ulteriore dei "prodotti chimici".

Per il prodotto "Frontline", anche a volerlo qualificare come chimico, la prova mostrava vendite limitate, in un arco temporale ristretto e con un solo acquisto nel 2016. Secondo il Tribunale, ciò non era sufficiente a dimostrare un uso genuino per i servizi di vendita al dettaglio relativi a quel prodotto, né tantomeno per estendere la tutela all’intera categoria ampia dei prodotti chimici.

Valutazione sui prodotti per la casa

Anche per i prodotti per la casa il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso. Il ricorrente non aveva dimostrato che gli articoli indicati nelle fatture potessero essere assimilati alla categoria ampia dei prodotti per la casa, intesa come comprendente articoli domestici e prodotti per la manutenzione domestica. Neppure il prodotto "Frontline" poteva essere considerato, per funzione, un bene domestico o di manutenzione.

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui "Frontline" fosse qualificabile come prodotto per la casa, l’uso dimostrato era comunque troppo limitato per fondare l’uso genuino dei servizi di vendita al dettaglio relativi all’intera categoria.

Valutazione sui prodotti farmaceutici e del settore sanitario

La commissione di ricorso aveva ritenuto che le categorie di "prodotti farmaceutici" e di "prodotti del settore sanitario" fossero molto ampie e divisibili in più sottocategorie autonome. Il Tribunale conferma che la prova dell’uso per cosmetici e preparati farmaceutici non consente di mantenere la protezione per tutte le sottocategorie di tali categorie ampie.

Quanto agli integratori alimentari e alle sostanze dietetiche, gli elementi prodotti non permettevano nemmeno di stabilire con certezza a quale sottocategoria appartenessero i prodotti indicati nelle fatture. Inoltre, le vendite risultavano sporadiche e di scarso volume, senza una frequenza tale da integrare un uso genuino. Neppure il fatto che alcuni articoli fossero venduti in farmacia, parafarmacia o drugstore consentiva di qualificarli automaticamente come prodotti farmaceutici.

Ragionamento conclusivo

Il Tribunale rileva che riconoscere l’uso genuino dell’intero insieme delle categorie registrate sulla base dell’uso di pochi prodotti specifici comporterebbe un’estensione sproporzionata della protezione del marchio. Poiché il ricorrente non ha dimostrato errori nella valutazione della commissione di ricorso, il motivo unico è respinto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Apologistics GmbH e conferma la revoca parziale del marchio nei limiti stabiliti dalla decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la società ricorrente è condannata alle spese.