Tribunale, Sentenza T-472/23

Marchio UE DESSI / DESHI e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno figurativo DESSI debba restare registrato oppure se, per conflitto con il marchio anteriore DESHI, debba essere dichiarato nullo ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interveniente davanti al Tribunale, Aza Ismailova, aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, registrato per prodotti e servizi delle classi 3 e 35. La domanda era fondata sul marchio anteriore dell’Unione europea DESHI, registrato per prodotti delle classi 3, 8, 21 e 26, e sui motivi relativi di nullità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La Cancellation Division aveva accolto in larga misura la domanda di nullità, salvo per alcuni servizi pubblicitari relativi ai cosmetici. La commissione di ricorso ha poi respinto integralmente l’appello della titolare del marchio DESSI, ritenendo sussistente un rischio di confusione nel territorio dell’Unione europea.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente contestava essenzialmente due profili:

• la valutazione della distintività e del carattere dominante degli elementi del marchio contestato, sostenendo che l’elemento figurativo dovesse prevalere su quello verbale;
• la valutazione della somiglianza tra i segni e, soprattutto, la conclusione finale sulla probabilità di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di rischio di confusione:

• valutazione globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
• rilevanza della percezione del pubblico pertinente;
• sufficienza del rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico;
• carattere normalmente più distintivo dell’elemento verbale rispetto a quello figurativo nei marchi complessi.

Vengono inoltre richiamate le regole processuali sugli effetti della mancata udienza e sulla ripartizione delle spese.

Valutazione degli elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore DESHI ha un carattere distintivo normale e che il segno contestato è composto da un elemento verbale e da un elemento figurativo, entrambi distintivi. Riconosce che l’elemento figurativo del marchio DESSI ha una certa rilevanza, ma ritiene corretto attribuire un impatto maggiore all’elemento verbale, poiché il consumatore tende a riferirsi al marchio attraverso la parola e non mediante la descrizione del segno grafico.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui le modalità di commercializzazione dei cosmetici imporrebbero di privilegiare l’aspetto visivo: tali circostanze, infatti, rilevano nella valutazione globale del rischio di confusione, non nella sola comparazione dei segni.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale corregge la commissione di ricorso: i segni coincidono in quattro lettere su cinque, ma la presenza dell’elemento figurativo nel marchio DESSI attenua la somiglianza e non consente di parlare di una somiglianza visiva superiore alla media. La somiglianza visiva è quindi qualificata come media.

Sul piano fonetico, invece, il Tribunale conferma la valutazione amministrativa: i segni presentano struttura, ritmo e intonazione simili; per il pubblico anglofono e germanofono la somiglianza è superiore alla media, mentre per il pubblico ispanofono i segni risultano foneticamente identici, poiché la lettera "h" non viene pronunciata.

Sul piano concettuale, i segni sono privi di significato per il pubblico pertinente, sicché non è possibile effettuare un confronto concettuale utile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur correggendo la sola qualificazione della somiglianza visiva, il Tribunale conferma la conclusione finale della commissione di ricorso. I prodotti e servizi sono identici o simili, il pubblico pertinente è costituito dal grande pubblico e da professionisti con livello medio di attenzione, il marchio anteriore ha distintività normale e i segni, nel loro insieme, restano simili.

Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, tali elementi bastano a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L’errore sulla sola somiglianza visiva non è sufficiente a incidere sull’esito, perché la somiglianza fonetica e la rilevanza dell’elemento verbale del marchio contestato sorreggono comunque la decisione impugnata.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, poi non celebrata.