Tribunale, Sentenza T-283/21

Marchio UE TALIS e contestazione per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio UE denominativo TALIS, registrato per "vinegar" in classe 30. Il nucleo della controversia è la dedotta mala fede del deposito del marchio, alla luce dell’esistenza di marchi anteriori identici o simili gravati da pegno nell’ambito di una procedura esecutiva a favore del ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2016 KPMS računovodske in finančne storitve, d.o.o. depositava il marchio UE TALIS. Il marchio veniva poi trasferito prima a Šampionka d.o.o. e infine, nel 2018, all’interveniente ETA živilska industrija d.o.o. Il ricorrente, Edvin Pejovič, chiedeva nel 2018 la dichiarazione di invalidità del marchio sulla base di marchi anteriori sloveni e internazionali TALIS, su cui vantava un pegno costituito nell’ambito di azioni esecutive contro il debitore Beohemija d.o.o.

La Cancellation Division respingeva la domanda di nullità; la Commissione di ricorso confermava, ritenendo da un lato che il ricorrente non avesse legittimazione a fondare la domanda su cause diverse dalla mala fede, e dall’altro che non fosse provata la mala fede del depositante originario.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, quanto al merito, la controversia è disciplinata ratione temporis dal regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Ai fini della nullità per mala fede rileva l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorrente invocava anche le disposizioni sui motivi relativi di nullità e sulla legittimazione, ma il Tribunale decide di esaminare anzitutto il motivo sulla mala fede.

Quadro giurisprudenziale sulla mala fede

Il Tribunale ribadisce che la nozione di mala fede non è definita dal legislatore UE e attiene a una motivazione soggettiva del depositante, caratterizzata da intento disonesto o altro scopo scorretto. Essa richiede una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito, tenendo conto in particolare della conoscenza di un segno identico o simile usato da terzi, dell’intenzione di impedirne l’uso, della logica commerciale del deposito, dell’origine del segno e della cronologia dei fatti, secondo la giurisprudenza Lindt & Sprüngli e successive.

Valutazione del Tribunale sugli effetti della registrazione sui marchi anteriori vincolati

Il Tribunale ritiene errata la premessa della Commissione di ricorso secondo cui il ricorrente non avrebbe provato che il marchio contestato potesse incidere sul valore dei marchi anteriori o sull’esecuzione del credito garantito dal pegno.

Secondo il Tribunale:

• i marchi anteriori erano parte del patrimonio vincolato di Beohemija, mentre il marchio contestato ne era estraneo;
• un eventuale acquirente dei marchi anteriori si troverebbe dinanzi a un segno identico o simile già esistente, di cui non disporrebbe;
• ciò potrebbe dissuadere l’acquisto o abbassare il prezzo offerto, con conseguente riduzione del valore dei marchi anteriori;
• tale diminuzione di valore può incidere anche sulla soddisfazione del credito del ricorrente, poiché può ostacolare o rendere meno efficiente la vendita dei beni pignorati.

Il Tribunale precisa inoltre che la possibilità teorica di agire in nullità contro il marchio contestato non neutralizza questi effetti negativi, ma anzi può scoraggiare ulteriormente potenziali acquirenti.

Rilevanza dei rapporti tra i soggetti coinvolti

Un secondo errore della Commissione di ricorso consiste nell’aver trascurato i possibili legami tra il ricorrente, KPMS, Šampionka e Beohemija. Il Tribunale osserva che la valutazione della mala fede avrebbe richiesto un esame specifico:

• della conoscenza, da parte di KPMS, del pegno sui marchi anteriori;
• dei rapporti contrattuali ed economici tra le società coinvolte;
• dell’eventuale coordinamento tra le stesse nella strategia di deposito e trasferimento del marchio.

La Commissione di ricorso si era limitata a escludere in astratto una finalità fraudolenta, senza considerare tali elementi essenziali. Per il Tribunale, invece, la decisione di registrare il marchio pur potendo prevedere effetti negativi sui diritti del creditore garantito può rilevare come indice di mala fede.

Il richiamo alla normale logica commerciale non basta

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il deposito fosse giustificato da normali finalità commerciali, poiché Šampionka utilizzava già il segno con il consenso di Beohemija. Il Tribunale non nega che, in condizioni ordinarie, tali elementi possano indicare un comportamento lecito, ma sottolinea che nel caso concreto essi non bastano a escludere la mala fede, perché vanno letti alla luce delle circostanze eccezionali connesse al pegno dei marchi anteriori.

Decisione sul motivo di ricorso e sulla richiesta di alterazione

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso, fondato sull’erronea applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e annulla la decisione della Commissione di ricorso. Non esamina il primo motivo, ritenendo già sufficiente l’accoglimento del secondo.

Quanto alla domanda di alterazione ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, il Tribunale la respinge. Pur avendo il potere di sostituire la decisione dell’EUIPO in linea di principio, esso non può farlo quando la Commissione di ricorso non abbia ancora valutato tutti gli elementi rilevanti; nel caso concreto, gli elementi disponibili non consentono al Tribunale di stabilire quale decisione la Commissione avrebbe dovuto adottare in merito alla nullità.

Spese

EUIPO, risultato sostanzialmente soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale, nonché quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso. L’interveniente sopporta le proprie spese. Non sono invece recuperabili le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division.

Principio affermato

La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla per mala fede quando il depositante, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di marchi anteriori gravati da pegno, deposita un segno identico o simile in un contesto che può ridurre il valore di quei beni e ostacolare il soddisfacimento del credito garantito; in tal caso l’autorità di ricorso deve esaminare tutte le circostanze concrete e non può limitarsi a richiamare una generica logica commerciale o l’assenza di opposizione del debitore originario.