Tribunale, Sentenza T-44/20

Marchio UE figurativo rappresentante un cerchio con due curve intrecciate: opposizione di Chanel respinta

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, ha esaminato il ricorso di Chanel avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva rigettato l’opposizione alla registrazione di un marchio figurativo richiesto da Huawei Technologies Co. Ltd. La controversia riguarda un classico giudizio di opposizione in materia di marchi UE e si concentra sulla somiglianza tra segni figurativi molto essenziali, nonché sulla portata dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei aveva depositato nel 2017 una domanda di registrazione di marchio UE figurativo per numerosi prodotti della classe 9. Chanel aveva presentato opposizione fondandola su:

• un marchio francese figurativo anteriore del 2013, per prodotti tra cui occhiali, cuffie e hardware informatico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
• un marchio francese anteriore del 1985, invocato come marchio asseritamente rinomato, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando da un lato l’assenza di rischio di confusione e dall’altro che mancava la somiglianza tra il segno richiesto e il marchio reputato, requisito preliminare per la tutela rafforzata del marchio rinomato.

Questioni esaminate dal Tribunale

Chanel chiedeva l’annullamento della decisione impugnata per due profili principali:

• errore nell’escludere la somiglianza tra il segno richiesto e il marchio asseritamente rinomato, con conseguente errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5;
• errore nell’escludere la somiglianza tra il segno richiesto e il marchio anteriore, con conseguente errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

La ricorrente sosteneva, in particolare, che il segno depositato potesse essere percepito dal pubblico in un’orientazione diversa da quella della rappresentazione depositata e che tale diversa percezione dovesse essere considerata nella comparazione.

Normativa applicabile e criteri giuridici

Il Tribunale ha anzitutto ricordato che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 26 settembre 2017, la controversia era disciplinata dal regolamento n. 207/2009 nella sua disciplina sostanziale.

Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale ha ribadito che la protezione è subordinata a tre condizioni cumulative:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• rischio che l’uso del segno richiesto, senza giusto motivo, arrechi indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

Quanto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha richiamato il criterio del rischio di confusione, valutato globalmente in funzione dell’impressione prodotta dai segni e dai prodotti, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Ragionamento del Tribunale sulla somiglianza dei segni

Il punto centrale della decisione è il metodo di comparazione. Il Tribunale ha affermato che i segni devono essere comparati nella forma in cui sono protetti, cioè come registrati o come depositati. Pertanto, non è rilevante la possibile utilizzazione del marchio in un’altra orientazione sul mercato.

Il Tribunale ha escluso che la giurisprudenza invocata da Chanel potesse sovvertire tale regola:

• le cause sulle forme del segno e sulla realtà dell’uso sul mercato riguardavano contesti diversi, come i motivi assoluti di nullità o decadenza;
• la giurisprudenza in materia di disegni e modelli non era trasferibile alla comparazione dei segni ai sensi dell’articolo 8.

Sul piano visivo, il Tribunale ha descritto il segno richiesto come un cerchio contenente due curve che richiamano due lettere "u" disposte verticalmente e intrecciate, con un’ellisse centrale orizzontale. Il marchio anteriore era invece un cerchio contenente due curve che richiamano due lettere "c" disposte orizzontalmente e intrecciate, con un’ellisse centrale verticale. Pur condividendo alcuni elementi di base — cerchio nero, due curve intrecciate, ellisse centrale — i segni differivano per:

• forma delle curve;
• stilizzazione;
• disposizione verticale o orizzontale;
• orientazione dell’ellisse centrale;
• spessore delle linee;
• presenza di interruzioni nelle linee solo nel segno richiesto.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, valutati globalmente, i segni fossero visivamente diversi. Poiché i segni non sono pronunciabili, la comparazione fonetica è stata esclusa. Sul piano concettuale, il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero diversi anche perché, al massimo, evocavano lettere stilizzate differenti e non un medesimo contenuto concettuale; il semplice cerchio comune non era sufficiente a creare somiglianza concettuale.

Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 5

Poiché mancava la somiglianza tra il segno richiesto e il marchio asseritamente rinomato, non era soddisfatta la prima condizione cumulativa richiesta dall’articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione senza dover esaminare la reputazione del marchio anteriore né il rischio di pregiudizio o indebito vantaggio.

Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Per il medesimo motivo, il Tribunale ha confermato anche l’esclusione del rischio di confusione. L’assenza di somiglianza tra i segni impedisce, in linea di principio, che gli altri fattori del giudizio globale possano compensare tale mancanza. Il Tribunale ha quindi respinto il secondo motivo di ricorso, ribadendo che, in presenza di segni dissimili, non occorre esaminare ulteriormente la somiglianza dei prodotti o gli altri elementi del rischio di confusione.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Chanel è stata condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente. Il Tribunale ha inoltre chiarito che le spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione non costituiscono spese recuperabili, mentre quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso seguono il destino della decisione impugnata.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni basate su somiglianza dei marchi, il confronto deve avvenire esclusivamente tra i segni nella forma in cui sono registrati o depositati. Una diversa percezione derivante da un’eventuale rotazione o da modalità di uso sul mercato non può essere utilizzata per ampliare la protezione del marchio anteriore. In assenza di somiglianza globale tra i segni, manca sia la condizione per il rischio di confusione sia la condizione preliminare per la tutela del marchio rinomato.