Tribunale, Sentenza T-663/19

Nullità del marchio UE "MONOPOLY" per malafede

La pronuncia riguarda un ricorso diretto al Tribunale contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il marchio contestato è il segno denominativo MONOPOLY, registrato per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 28 e 41.

Fatti e procedimento amministrativo

Hasbro, Inc. aveva depositato nel 2010 la domanda di registrazione del marchio MONOPOLY. La società era già titolare di tre marchi UE denominativi MONOPOLY, registrati rispettivamente nel 1998, nel 2009 e nel 2010, per prodotti e servizi in parte coincidenti. Nel 2015 Kreativni Događaji d.o.o. ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio successivo per malafede, sostenendo che il deposito fosse reiterato e volto ad aggirare l’obbligo di dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 22 luglio 2019, ha parzialmente annullato tale esito e dichiarato nullo il marchio per i prodotti e servizi identici a quelli coperti dai marchi anteriori.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è del 30 aprile 2010, si applica ratione temporis il regolamento (CE) n. 207/2009. I riferimenti al regolamento (UE) 2017/1001 vanno quindi letti, per la parte sostanziale, come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009. In particolare, sono centrali:

• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per malafede;
• l’articolo 15, paragrafo 1, sull’uso effettivo entro cinque anni;
• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 51, paragrafo 2, sulla decadenza per mancato uso;
• l’articolo 75, sul diritto di essere ascoltati.

Nozione di malafede nel diritto dei marchi UE

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte, in particolare:

• Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli: occorre considerare tutti i fattori pertinenti al momento del deposito;
• Koton Mağazacilik: la malafede sussiste quando il deposito non è finalizzato a partecipare lealmente alla concorrenza, ma a pregiudicare interessi di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio.

La malafede non si esaurisce in un elenco chiuso di circostanze tipiche: l’analisi è globale e può valorizzare anche la logica commerciale del deposito, l’origine del segno e la cronologia dei fatti. La buona fede del richiedente è presunta, ma può essere rovesciata da indizi concordanti; in tal caso, spetta al titolare fornire spiegazioni plausibili sulle finalità del deposito.

Ragionamento del Tribunale sulla strategia di deposito reiterato

Il cuore della decisione sta nel rapporto tra deposito reiterato e disciplina dell’uso effettivo. Il Tribunale sottolinea che il diritto dei marchi UE mira a garantire una concorrenza non falsata e che la registrazione non può diventare un deposito strategico e statico che attribuisca un monopolio illimitato senza uso reale.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva accertato che Hasbro aveva ripresentato MONOPOLY per coprire, tra l’altro, prodotti e servizi già coperti dai marchi anteriori, beneficiando così del fatto che il nuovo marchio non era soggetto, per un ulteriore periodo, alla prova dell’uso effettivo. Il Tribunale considera decisivo che la stessa ricorrente avesse ammesso uno dei vantaggi della strategia: evitare di dover provare l’uso del marchio nell’ambito di procedimenti di opposizione.

Secondo il Tribunale:

• il mero deposito reiterato non è vietato in assoluto;
• tuttavia, se è finalizzato a eludere una norma fondamentale del sistema, cioè la prova dell’uso, può costituire malafede;
• il comportamento descritto ricorda l’abuso di diritto, perché crea artificialmente le condizioni per ottenere un vantaggio previsto dalla normativa, frustrandone l’obiettivo.

Esame delle singole censure di Hasbro

Il Tribunale respinge, una per una, le sei parti del primo motivo.

1. Presunta valutazione non complessiva

La commissione di ricorso non avrebbe affermato che ogni deposito reiterato è di per sé abusivo; ha invece valutato gli elementi del caso concreto. Le spiegazioni di Hasbro su espansione tecnologica ed evoluzione delle attività sono state considerate solo per i prodotti e servizi non sovrapponibili, non per quelli identici ai marchi anteriori.

2. Assenza di pregiudizio concreto

Il Tribunale osserva che la malafede non richiede la prova di un pregiudizio già verificatosi o di un vantaggio economico specifico. È sufficiente la finalità elusiva della strategia depositaria.

3. Mancato esame di ciascun marchio anteriore

Il fatto che il deposito del marchio contestato non sia avvenuto esattamente a ridosso della scadenza del periodo di tolleranza dei marchi anteriori non esclude la malafede. Ciò che conta è l’intenzione di ottenere una proroga, anche se di durata più contenuta.

4. Pratica comune e consulenza legale

L’argomento secondo cui il deposito reiterato sarebbe una prassi industriale comune, o sarebbe stato suggerito da avvocati, è respinto come irrilevante: una pratica diffusa non diventa lecita se, nel caso concreto, serve ad aggirare la disciplina sull’uso.

5. Identità dei prodotti "collegati"

Il Tribunale conferma che i "giochi" del marchio anteriore n. 238352 comprendono, come categoria generale, anche "macchine per giochi di denaro", "slot-machine" e "carte da gioco" del marchio contestato. La classificazione di Nizza ha funzione amministrativa, ma può comunque rilevare l’inclusione di un prodotto in una categoria più ampia già coperta da un marchio anteriore.

6. Efficienza amministrativa

La tesi del risparmio amministrativo non convince, perché il mantenimento di marchi identici comporta, al contrario, costi e oneri aggiuntivi: tasse di deposito e rinnovo, controllo dei titoli, gestione del portafoglio e spese per eventuali opposizioni.

Diritto ad un processo equo e diritto di essere ascoltata

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che i procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno natura amministrativa, non giurisdizionale; pertanto, il diritto a un "processo" equo in senso stretto non è applicabile in quel contesto. Resta comunque applicabile il diritto di essere ascoltati ex articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Anche sotto questo profilo, la censura è respinta: dalle risultanze del procedimento emerge che le parti hanno potuto discutere le questioni rilevanti, depositare osservazioni sulla testimonianza e replicare. Inoltre, Hasbro non ha dimostrato che un’eventuale diversa interlocuzione avrebbe potuto condurre a un esito differente.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Condanna Hasbro alle spese, comprese quelle sostenute da Kreativni Događaji d.o.o. nel procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.

Principio ricavabile

La malafede può essere ravvisata quando il deposito reiterato di un marchio UE è strumentale a eludere il meccanismo dell’uso effettivo e a prolungare artificialmente la protezione di segni non soggetti, in quel momento, alla prova d’uso. In tale situazione, l’assenza di divieti espressi sul deposito reiterato, la notorietà del marchio, la prassi commerciale o la consulenza ricevuta non bastano a escludere la nullità, se l’analisi complessiva mostra un intento contrario alla funzione del marchio e all’equilibrio del sistema UE.