Tribunale, Sentenza T-372/24

Marchio dell’Unione europea figurativo – decadenza per non uso e prova dell’uso effettivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da K-Way SpA avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso verte sulla dimostrazione dell’uso effettivo del segno per diversi prodotti delle classi 18 e 25.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato, registrato il 30 giugno 2006, consiste in una striscia rettangolare formata da cinque bande parallele colorate. La domanda di decadenza è stata presentata il 15 ottobre 2019 da Adorno Gubbini e si fondava sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

La divisione di annullamento dell’EUIPO, con decisione dell’11 luglio 2023, aveva dichiarato la decadenza del marchio per tutti i prodotti contestati, salvo l’abbigliamento esterno e le scarpe della classe 25. La commissione di ricorso, con decisione del 21 maggio 2024, ha parzialmente riformato tale esito, riconoscendo l’uso effettivo anche per valigie, portafogli, zaini, articoli di abbigliamento diversi dall’abbigliamento esterno e cappelleria.

Domande delle parti e profilo di competenza

K-Way chiedeva in principalità la riforma della decisione impugnata e, in subordine, il suo annullamento con rinvio alla commissione di ricorso. Il Tribunale ha tuttavia respinto la richiesta di rinvio per incompetenza, ricordando che, nel sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione; spetta invece all’EUIPO adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il titolare è dichiarato decaduto se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi registrati e non vi sono ragioni legittime per il mancato uso. Ha inoltre ricordato che l’uso effettivo richiede un impiego del marchio che assolva la sua funzione essenziale di garanzia d’origine, sia pubblico e verso l’esterno, e non si riduca a un uso simbolico volto solo a mantenere il diritto.

Quanto alla prova, il Tribunale ha ricordato che devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze idonei a dimostrare uno sfruttamento commerciale reale, e che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Valutazione delle prove: insegne dei negozi monomarca

La ricorrente sosteneva che l’uso del marchio sulle insegne dei negozi monomarca dovesse bastare a dimostrare l’uso per tutti i prodotti venduti in quei punti vendita. Il Tribunale ha respinto l’argomento, pur riconoscendo che l’uso di un’insegna può, in linea di principio, costituire uso effettivo se crea un nesso con i prodotti commercializzati, secondo la giurisprudenza richiamata, inclusa la sentenza Céline.

Nel caso concreto, però, la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che l’insegna corrobora la prova dell’uso, ma non prova automaticamente l’uso per ogni singolo prodotto venduto. La circostanza che K-Way utilizzi più marchi per i propri prodotti è stata considerata rilevante per escludere che il consumatore percepisca necessariamente un collegamento tra l’insegna e i prodotti privi del marchio contestato apposto sul prodotto stesso.

Valutazione delle prove: talloncini applicati ai prodotti

La ricorrente ha sostenuto che immagini di prodotti con talloncini avrebbero dovuto essere valorizzate anche per i prodotti della classe 18, come era stato fatto per gli articoli di abbigliamento. Il Tribunale ha ritenuto che le immagini prodotte non consentissero di inferire tale uso per i prodotti della classe 18, poiché in alcuni casi non mostravano il prodotto, in altri non permettevano di identificare il prodotto cui il talloncino era applicato.

Ne è conseguito che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere non provato, per quei prodotti, l’uso del marchio tramite talloncini.

Valutazione delle prove: fatture, cataloghi, rassegna stampa e fotografie

Il Tribunale ha ribadito che le fatture non sono irrilevanti solo perché non riproducono il marchio accanto a ogni articolo, ma devono comunque consentire di collegare i prodotti venduti alle altre prove documentali, come cataloghi o rassegna stampa. Nel caso esaminato, la commissione di ricorso aveva correttamente verificato che, per diversi prodotti, tale nesso non era dimostrato.

Il Tribunale ha distinto le singole categorie di prodotti della classe 18 e ha valutato se le prove permettessero di collegare i prodotti mostrati nelle immagini con quelli indicati nelle fatture.

Esito per i singoli prodotti

Per le buste porta iPad, il Tribunale ha osservato che non risultavano neppure tra i prodotti registrati; anche se potessero essere assimilate alle cartelle, nel procedimento amministrativo non era stato accertato alcun nesso tra le due categorie. La prova dell’uso per tali articoli non poteva quindi estendersi alle cartelle o ad altri prodotti.

Per le borsette, pur essendo provata l’apposizione del marchio in alcune immagini, mancava il collegamento con le fatture relative ai modelli venduti, sicché la commissione di ricorso aveva potuto escludere l’uso effettivo.

Per le cartelle, le fotografie degli stand fieristici e le fatture non consentivano di identificare i modelli interessati né di collegare le immagini alle vendite documentate.

Per le vanity cases, i cataloghi e i documenti di co-branding dimostravano l’apposizione del marchio, ma non la sua effettiva commercializzazione tramite le fatture presentate, né il numero di pezzi venduti.

Per le borse della spesa, invece, il Tribunale ha riscontrato un errore di valutazione della commissione di ricorso: le fatture indicavano il medesimo modello di borsa della spesa identificato nelle altre prove, e quindi era possibile stabilire un nesso probatorio sufficiente tra immagini, cataloghi e vendite. Per questi prodotti l’uso effettivo del marchio doveva essere riconosciuto.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha riformato la decisione impugnata limitatamente alle borse della spesa della classe 18, accogliendo in parte il ricorso amministrativo di K-Way e annullando la decisione della divisione di annullamento nella parte corrispondente alla dichiarazione di decadenza per tali prodotti. Per il resto, il ricorso è stato respinto.

Spese

La domanda di K-Way volta a far determinare l’ammontare delle spese da porre a carico dell’EUIPO è stata dichiarata irricevibile, poiché il Tribunale decide solo sulla ripartizione delle spese, non sulla loro liquidazione. Considerato che entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese, ponendole a carico di ciascuna parte per sé.