Tribunale, Sentenza T-462/23

Marchio UE E-Plus: nullità per mala fede e motivazione della decisione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il Tribunale esamina se il deposito del segno denominativo E-Plus fosse viziato da mala fede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG aveva chiesto nel 2018 la registrazione del marchio UE denominativo E-Plus per prodotti della classe 9. Il marchio era stato registrato nel 2019. Nel 2020 ePlus Inc. aveva proposto domanda di nullità, sostenendo che il deposito fosse in mala fede; la Divisione cancellazione aveva respinto la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Commissione di ricorso avesse errato:

• nel valutare la mala fede, poiché il marchio sarebbe stato usato solo in modo molto limitato;
• nel non trarre conseguenze dalla progressiva sostituzione del segno E-Plus con O2;
• nel ritenere irrilevante l’ampiezza dell’elenco dei prodotti;
• nel motivare in modo insufficiente la decisione, in particolare quanto al rapporto tra prova d’uso per SIM card e altri prodotti molto eterogenei.

Quadro normativo e criteri giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale richiama:

• l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che prevede la nullità del marchio depositato in mala fede;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sull’obbligo di motivazione;
• l’articolo 296 TFUE, quale parametro generale della motivazione degli atti delle istituzioni.

Sul piano interpretativo, ricorda che la nozione di mala fede non è definita dal regolamento e va valutata alla luce del significato usuale, del contesto del diritto dei marchi e degli obiettivi di concorrenza non falsata. Richiama inoltre la necessità di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, con riferimento, tra l’altro, all’origine del segno, al suo uso sin dalla creazione e alla logica commerciale del deposito.

Ragionamento del Tribunale sulla mala fede

Il Tribunale osserva anzitutto che la domanda di nullità non si fondava su mancanza di uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), ma esclusivamente sulla mala fede al momento del deposito. Per questo, non era necessario accertare un uso genuino del marchio contestato; era invece rilevante ogni uso del segno sin dalla sua creazione, in quanto elemento indiziario della buona fede.

Quanto al primo gruppo di censure, il Tribunale ritiene che l’uso del segno in Germania dal 1998 fino ad almeno il 2020 per alcuni prodotti e servizi costituisse un dato oggettivo rilevante. Il fatto che l’uso non coprisse tutti i prodotti rivendicati non basta, di per sé, a inferire la mala fede, perché il diritto UE non consente di desumerla automaticamente dalla sola ampiezza dell’elenco dei prodotti o dal fatto che l’attività economica iniziale non riguardi tutti i prodotti richiesti.

Quanto alla presunta cessazione d’uso, il Tribunale approva l’analisi secondo cui gli elementi prodotti mostravano piuttosto una graduale transizione commerciale dal segno E-Plus al marchio O2, non una cessazione definitiva del primo. Tale strategia di transizione non è, di per sé, incompatibile con le corrette pratiche commerciali.

Quanto all’ampiezza dell’elenco dei prodotti, il Tribunale ribadisce che la registrazione per numerose classi o categorie di prodotti è pratica comune e legittima, anche perché il richiedente non è tenuto al momento del deposito a definire in modo preciso l’uso futuro del segno e dispone del periodo di tolleranza quinquennale per avviare l’uso. Di conseguenza, l’ampiezza della lista non consente, senza ulteriori elementi, di concludere per un deposito “difensivo” o distorsivo della concorrenza.

In mancanza di indizi pertinenti e concordanti che dimostrino un intento di pregiudicare terzi o di ottenere un monopolio per fini estranei alla funzione distintiva del marchio, la mala fede non può essere presunta.

Ragionamento sulla motivazione

Sul secondo motivo, il Tribunale distingue tra sufficienza della motivazione e fondatezza nel merito. Ritiene che la decisione impugnata spiegasse in modo intelligibile perché gli elementi relativi all’uso del segno, alla sua transizione verso O2 e all’ampiezza dell’elenco dei prodotti non fossero sufficienti a dimostrare la mala fede. Il fatto che il ricorrente non condividesse tale ragionamento non equivale a carenza di motivazione.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ne consegue la conferma del rigetto della domanda di nullità del marchio E-Plus. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese.

Principi affermati

• La mala fede nel deposito di un marchio UE richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti di un intento disonesto al momento della domanda.
• L’uso del marchio per una parte soltanto dei prodotti rivendicati non prova, da solo, la mala fede.
• La scelta di mantenere o trasferire gradualmente un segno verso un altro marchio non integra necessariamente comportamento contrario alle corrette pratiche commerciali.
• L’ampiezza dell’elenco dei prodotti non è, di per sé, indice di mala fede.
• La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito dall’EUIPO, anche quando la conclusione sia contestata dal ricorrente.