Corte di giustizia, Sentenza C-654/21

Domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE e sua estensione

La Corte di giustizia, con sentenza del 8 giugno 2023 nella causa C-654/21, è stata investita di un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra il titolare di un marchio dell’Unione europea e il convenuto in un’azione per contraffazione, che aveva proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio. Il nodo interpretativo riguardava la portata di tale domanda riconvenzionale e, in particolare, se essa dovesse essere limitata al contenuto dell’azione principale o potesse estendersi all’intera registrazione.

Fatti e procedimento principale

LM era titolare del marchio denominativo UE "Multiselect", registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42. KP utilizzava da anni, nell’ambito della propria attività, un manuale per candidati al servizio di polizia e lo promuoveva online. LM agiva per contraffazione chiedendo la cessazione dell’uso del marchio. Nel corso del giudizio, KP proponeva domanda riconvenzionale di nullità del marchio per una parte dei prodotti e servizi registrati, invocando i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) d), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

Questioni pregiudiziali

Il giudice polacco chiedeva in sostanza:

• se la nozione di "domanda riconvenzionale di nullità" ex articoli 124, lettera d), e 128, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 debba essere interpretata in modo autonomo e ampio, oppure come limitata alla parte del marchio collegata alla domanda di contraffazione;
• se l’articolo 129, paragrafo 3, relativo alle norme procedurali nazionali applicabili in mancanza di disciplina UE, si riferisca alle sole norme nazionali esistenti per azioni analoghe su marchi nazionali oppure a tutte le norme procedurali vigenti nello Stato membro.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il carattere unitario del marchio UE sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, e la finalità di evitare decisioni contrastanti, evidenziata dal considerando 32. Sono centrali anche:

• l’articolo 59, paragrafo 1, che consente la nullità su domanda all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in azione per contraffazione;
• l’articolo 59, paragrafo 3, che limita la nullità ai soli prodotti o servizi colpiti dal vizio;
• l’articolo 124, lettera d), che attribuisce ai tribunali dei marchi UE la competenza sulle domande riconvenzionali di nullità;
• l’articolo 128, che disciplina la domanda riconvenzionale, il suo fondamento solo nei motivi previsti dal regolamento e i suoi effetti;
• l’articolo 129, paragrafo 3, che rinvia alle norme procedurali nazionali per le azioni analoghe su marchio nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la domanda riconvenzionale, nel diritto UE dei marchi, è un rimedio autonomo e distinto dalla domanda principale, non un semplice mezzo di difesa. Proprio perché comporta l’estensione dell’oggetto del giudizio, la sua sorte non dipende da quella dell’azione per contraffazione.

Su questa base, la Corte esclude che l’oggetto della domanda riconvenzionale possa essere limitato dal perimetro dell’azione principale. La possibilità di proporre domanda riconvenzionale spetta solo al convenuto nel giudizio per contraffazione, ma ciò non incide sulla sua ampiezza sostanziale. L’articolo 128, paragrafo 1, consente di fondarla su tutti i motivi di nullità previsti dal regolamento; inoltre, l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), equipara espressamente la domanda principale di nullità all’EUIPO e la domanda riconvenzionale nel giudizio di contraffazione. La Corte osserva anche che alcuni motivi di nullità assoluta, per loro natura, possono investire l’intera registrazione, come quelli relativi a ordine pubblico, buon costume, ingannevolezza, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali, oltre al motivo della malafede.

La Corte valorizza inoltre l’economia processuale: sarebbe incoerente con la funzione della domanda riconvenzionale ammetterne la proposizione e poi limitarne l’effetto solo a una parte del marchio per il solo fatto che l’azione principale riguardi determinati prodotti o servizi. La vera e unica limitazione espressa dal regolamento è quella dell’articolo 59, paragrafo 3, che consente di dichiarare la nullità solo per i prodotti o servizi rispetto ai quali il motivo di nullità sussiste.

Quanto al sistema di competenze, la Corte respinge l’idea che la competenza dei tribunali dei marchi UE in materia di domanda riconvenzionale sia un’eccezione rispetto all’EUIPO: si tratta invece di una ripartizione di competenze espressamente prevista dal regolamento, coerente con il carattere unitario del marchio UE e con l’effetto erga omnes delle decisioni di nullità o decadenza, confermato anche dall’articolo 128, paragrafo 6.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 124, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, deve essere interpretato nel senso che la domanda riconvenzionale di nullità di un marchio UE può riguardare l’insieme dei diritti derivanti dalla registrazione e non è limitata dal contesto dell’azione per contraffazione.

Poiché tale risposta rende superflua la seconda questione, la Corte non si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 129, paragrafo 3.

Principio affermato

Nel sistema del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda riconvenzionale di nullità nel giudizio di contraffazione è una vera domanda autonoma di validità del marchio UE: può investire l’intera registrazione, salvo la sola limitazione testuale dell’articolo 59, paragrafo 3, ai prodotti o servizi per i quali il vizio sussiste. Il giudice adito per la contraffazione non può quindi restringerne l’oggetto al solo ambito materiale della domanda principale.