Tribunale, Ordinanza T-505/23

Invalidità del marchio figurativo UE "MATE MATE"

La controversia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Thomas Henry GmbH contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2023, che aveva confermato la dichiarazione di nullità del marchio figurativo UE "MATE MATE" per carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale decide con ordinanza motivata, ritenendo il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato era stato registrato il 5 luglio 2019 per una serie di prodotti della classe 32, tra cui birre, acque minerali, bibite gassate, succhi, sciroppi e preparazioni per bevande, bevande analcoliche, bevande analcoliche a base di mate, cola, bevande contenenti caffeina, energy drink e bevande analcoliche fermentate. Nel 2021 Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per i motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). La Cancellation Division aveva accolto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, ritenendo il segno descrittivo per il pubblico germanofono e ispanofono.

Prima censura: mancata sospensione del procedimento

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa dell’esito di un’altra controversia riguardante il marchio "MATE MATE", allora pendente davanti al Tribunale. Il Tribunale osserva che, alla data della decisione impugnata, il relativo precedente era già stato confermato dal Tribunale con ordinanza del 31 marzo 2023 nella causa T‑482/22 e che, successivamente, anche il tentativo di impugnazione davanti alla Corte di giustizia non era stato ammesso con ordinanza dell’11 ottobre 2023 nella causa C‑342/23 P. Ne consegue che il presupposto invocato per la sospensione era venuto meno e che la commissione di ricorso aveva adeguatamente motivato il rifiuto di sospendere.

Seconda censura: difetto di motivazione

Quanto all’obbligo di motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE. Il ricorrente contestava, da un lato, che non fosse chiaro il momento rilevante per valutare la descrittività e, dall’altro, che non fosse stata adeguatamente spiegata l’omogeneità dei prodotti considerati. Il Tribunale rileva che la decisione impugnata indicava espressamente quale data rilevante quella della domanda di registrazione, 14 febbraio 2019, e che il ragionamento sulla descrittività era riferito proprio a tale data. Inoltre, la commissione di ricorso aveva spiegato che gli altri prodotti della classe 32 costituivano un gruppo omogeneo perché bevande o preparazioni per bevande che possono contenere mate come ingrediente, sicché era legittimo un ragionamento generale per categoria.

Terza censura: inesistenza del carattere descrittivo

Il Tribunale affronta poi il motivo principale, con cui il ricorrente negava il carattere descrittivo del segno. Ricorda che, per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che il segno abbia un collegamento sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente una descrizione di una loro caratteristica. La commissione di ricorso aveva correttamente individuato nel pubblico germanofono e ispanofono il pubblico rilevante, poiché in tali lingue il termine "mate" ha un significato ordinario e univoco, corrispondente a una bevanda/infusione di yerba mate o a un ingrediente per bevande.

Valutazione del segno "MATE MATE"

Secondo il Tribunale, la ripetizione del termine "mate" non introduce un elemento di originalità sufficiente a neutralizzare il significato descrittivo. Il segno è percepito come mera ripetizione della stessa parola, senza strutture grammaticali insolite o giochi di parole idonei a modificarne la portata semantica. La stilizzazione grafica, pur presente, è ritenuta minimale e decorativa: il contorno, le stelle e la disposizione su due righe non allontanano la percezione del pubblico dal messaggio verbale, che resta immediato e diretto.

Estensione della descrittività ai prodotti elencati

Il Tribunale sottolinea che il segno è descrittivo non solo per le bevande esplicitamente a base di mate, ma anche per le altre bevande e preparazioni per bevande registrate in classe 32, perché tali prodotti possono contenere mate o essere commercializzati come bevande energetiche a base di mate. Viene richiamato il principio secondo cui, se un segno è descrittivo per alcuni prodotti compresi in una categoria più ampia, ciò può giustificare il rifiuto/nullità dell’intera categoria, salvo una limitazione appropriata da parte del titolare. Il fatto che alcune bevande siano descritte in termini di caffeina e non di mate è giudicato irrilevante, poiché è notorio che la yerba mate contiene caffeina.

Irrilevanza del precedente marchio registrato

Il ricorrente invocava anche l’esistenza di un altro marchio UE, "MATE MATE Authentic Flavour", registrato in precedenza. Il Tribunale respinge l’argomento, richiamando il principio costante secondo cui la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione, non sulla base della prassi amministrativa anteriore. La presenza di ulteriori elementi figurativi in quel marchio lo rendeva comunque non comparabile in modo decisivo con il segno contestato.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che tutti i motivi sono manifestamente infondati e respinge il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente solo nell’ipotesi in cui fosse stata tenuta un’udienza, circostanza che non si è verificata.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

• un segno è descrittivo se il pubblico pertinente vi riconosce immediatamente una caratteristica dei prodotti, anche se il termine può avere altri significati in altre lingue;
• la ripetizione di un termine descrittivo non basta a conferirgli distintività se non crea un effetto semantico diverso;
• una stilizzazione grafica elementare non neutralizza il carattere descrittivo del componente verbale;
• la descrittività può estendersi a una categoria ampia di prodotti se questi possono ragionevolmente includere l’ingrediente o la caratteristica richiamata dal segno.