Tribunale, Sentenza T-184/23

Marchio UE PUMA e segno BERTRAND PUMA La griffe boulangère

La sentenza del Tribunale riguarda un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea nel settore delle attrezzature per panificazione, proposta da Puma SE sulla base del marchio anteriore rinomato PUMA. Il Tribunale esamina in particolare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che tutela i marchi anteriori rinomati anche in assenza di affinità tra i prodotti, ma solo se il pubblico stabilisce un nesso tra i segni.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 2 aprile 2019 Société d’équipements de boulangerie pâtisserie ha chiesto la registrazione del segno figurativo BERTRAND PUMA La griffe boulangère per prodotti delle classi 7, 9 e 11, in larga parte destinati all’industria della panificazione. Puma SE ha proposto opposizione il 7 agosto 2019 fondandola, tra l’altro, sul marchio figurativo UE anteriore n. 12 579 694, registrato per prodotti della classe 25, ossia abbigliamento, calzature e cappelleria. L’Opposition Division ha respinto l’opposizione limitatamente al motivo dell’articolo 8, paragrafo 5; la Board of Appeal ha confermato tale esito con decisione del 23 gennaio 2023.

Ammissibilità di un elemento di prova prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il ricorrente ha depositato successivamente alla proposizione del ricorso una perizia sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ricorda che il controllo di legittimità ex articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 deve avvenire sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla Board of Appeal, ai sensi dell’articolo 95 dello stesso regolamento. Di conseguenza, la prova prodotta per la prima volta davanti al Tribunale è dichiarata irricevibile, poiché il giudice dell’Unione non può riesaminare la decisione impugnata sulla base di elementi sopravvenuti o nuovi.

Quadro normativo applicabile

La decisione si fonda sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che impedisce la registrazione di un segno identico o simile a un marchio anteriore rinomato quando l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore oppure arrecargli pregiudizio. Il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza consolidata sul concetto di "nesso" tra i segni, inteso come collegamento mentale nella percezione del pubblico rilevante, diverso dalla confusione.

Somiglianza dei segni

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore PUMA gode di una reputazione molto alta nell’Unione nel settore di abbigliamento, calzature e cappelleria. Quanto al confronto tra i segni, precisa che il segno richiesto contiene come elementi dominanti il nome "bertrand", la parola "puma" e la raffigurazione di un felino; il marchio anteriore è costituito dal solo segno PUMA con analoga immagine del felino.

Sul piano visivo, il Tribunale riconosce che la somiglianza non è soltanto bassa, come affermato dalla Board of Appeal, ma media: la coincidenza nel termine "puma" e nell’immagine dell’animale prevale sulle differenze rappresentate dagli elementi accessori, dalle curve grafiche e dalla dicitura "la griffe boulangère". Sul piano fonetico, la somiglianza è anch’essa media, poiché il segno richiesto verrebbe percepito principalmente come "bertrand puma". Sul piano concettuale, la somiglianza è media, in quanto entrambi i segni evocano il felino puma, pur essendo attenuata dalla presenza del nome "bertrand", che impedisce una piena coincidenza semantica.

Il nesso tra i marchi

Nonostante la somiglianza complessiva dei segni e l’elevata rinomanza del marchio anteriore, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO secondo cui manca il nesso richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5. La Corte precisa che non esiste alcuna presunzione automatica di nesso per i marchi molto rinomati: il nesso deve essere apprezzato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la natura dei prodotti, la distanza tra i mercati, il pubblico di riferimento e l’intensità della rinomanza.

Nel caso concreto, i prodotti della classe 25 del marchio PUMA sono destinati al grande pubblico, mentre quelli del marchio richiesto riguardano macchine e apparecchi per panificazione, rivolti soprattutto a professionisti del settore. I mercati sono descritti come radicalmente diversi, senza rapporti funzionali o commerciali rilevanti, con canali di vendita distinti e senza prova di collaborazioni tra i rispettivi operatori economici. Anche l’eventuale sovrapposizione parziale dei pubblici non basta, da sola, a generare un collegamento mentale, soprattutto quando i prodotti appartengono a comparti del tutto estranei tra loro.

Indebito vantaggio e pregiudizio

Poiché manca il nesso tra i segni, il Tribunale ritiene superfluo esaminare se l’uso del segno richiesto possa trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo del marchio anteriore. Questo passaggio conferma che il nesso costituisce un presupposto implicito e necessario dell’articolo 8, paragrafo 5.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Puma SE e la condanna alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La pronuncia ribadisce che la tutela rafforzata del marchio rinomato non opera in via automatica: serve sempre un collegamento percepibile dal pubblico tra i segni, il quale può mancare quando i mercati sono completamente estranei.