Corte di giustizia, Sentenza C-93/16

Marchio dell’Unione europea, coesistenza pacifica e portata territoriale della tutela

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Alicante in una controversia tra Ornua Co-operative Ltd e Tindale & Stanton Ltd España SL relativa all’uso in Spagna del segno KERRYMAID in rapporto ai marchi dell’Unione europea KERRYGOLD. La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, nella versione applicabile ai fatti.

Fatti e procedimento principale

Ornua, titolare di marchi dell’Unione europea KERRYGOLD registrati per prodotti lattiero-caseari, ha agito per contraffazione contro T & S, che importava e distribuiva in Spagna margarine con il segno KERRYMAID. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che la coesistenza pacifica tra KERRYGOLD e KERRYMAID in Irlanda e nel Regno Unito escludesse il rischio di confusione e impedisse di ritenere sussistente un indebito vantaggio o un pregiudizio alla notorietà anche in Spagna. Il giudice del rinvio ha dubitato della correttezza di tale estensione automatica alla luce del carattere unitario del marchio UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• il considerando 3 del regolamento (CE) n. 207/2009;
• l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio dell’Unione europea;
• l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), sui diritti esclusivi e sulla tutela contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà;
• l’articolo 12, sulle limitazioni del diritto esclusivo in presenza di uso conforme alle consuetudini di lealtà commerciale e industriale;
• l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: coesistenza pacifica e rischio di confusione

La Corte afferma che il carattere unitario del marchio UE comporta una protezione uniforme in tutta l’Unione, ma non richiede che l’uso lesivo produca effetti in tutta l’Unione per essere vietato. Se l’uso di un segno genera rischio di confusione in una parte dell’Unione ma non in un’altra, il diritto esclusivo è violato e il Tribunale competente deve vietare l’uso per l’intera Unione, salvo la parte in cui sia accertata l’assenza di rischio di confusione.

Tuttavia, la coesistenza pacifica constatata in alcuni Stati membri non può essere trasposta automaticamente ad altri Stati membri. Nel caso concreto, la circostanza che KERRYGOLD e KERRYMAID convivano pacificamente in Irlanda e nel Regno Unito non basta a escludere il rischio di confusione in Spagna, dove tale coesistenza manca. Il giudice deve invece effettuare una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti nella parte dell’Unione interessata dall’azione.

Seconda questione: uso di elementi di altre parti dell’Unione

La Corte precisa che elementi ritenuti rilevanti per valutare l’uso del segno in un’altra parte dell’Unione possono essere presi in considerazione anche nel giudizio relativo alla parte oggetto dell’azione, solo se le condizioni di mercato e le circostanze socioculturali non sono significativamente diverse tra le due aree. La valutazione della percezione del consumatore medio può variare da una zona all’altra dell’Unione, anche per ragioni linguistiche o culturali.

Nel caso di specie, la T & S sosteneva che l’elemento “kerry” fosse una semplice indicazione geografica e che l’uso del segno fosse conforme all’articolo 12. La Corte ricorda però che la limitazione del diritto esclusivo richiede comunque che l’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale, aspetto da valutare globalmente alla luce delle circostanze del caso.

Terza questione: notorietà e giusto motivo

Per i marchi notori ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Corte ribadisce che la notorietà deve esistere in una parte sostanziale dell’Unione, con effetti uniformi in tutta l’Unione. Anche in questo ambito, la protezione non dipende dal fatto che la lesione si produca in tutta l’Unione, poiché il titolare può opporsi a usi ingiustificati anche localizzati.

La pacifica coesistenza in alcuni Stati membri non consente però di concludere, senza ulteriore analisi, che in un’altra parte dell’Unione sussista un giusto motivo per l’uso del segno. Il giudice deve nuovamente procedere a una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, senza fondarsi soltanto sulla situazione di coesistenza osservata in Irlanda e nel Regno Unito.

Principi affermati e dispositivo

La Corte dichiara che:

• la coesistenza pacifica in una parte dell’Unione non esclude di per sé il rischio di confusione in un’altra parte dell’Unione;
• gli elementi rilevanti in un’altra zona possono essere considerati solo se non vi sono differenze significative nelle condizioni di mercato e nelle circostanze socioculturali;
• la coesistenza pacifica in alcuni Stati membri non basta di per sé a fondare un giusto motivo per l’uso del segno in un’altra parte dell’Unione.

La soluzione rafforza l’idea che il carattere unitario del marchio UE non consente automatismi territoriali: la valutazione resta concreta, globale e riferita alla porzione di mercato in cui l’uso è contestato.