Tribunale, Sentenza T-419/17

Marchio dell’Unione europea denominativo VSL#3: domanda di decadenza respinta

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. Il marchio contestato è il segno verbale VSL#3, registrato per prodotti farmaceutici e affini in classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

La Mendes s.u.r.l. aveva depositato la domanda di registrazione del marchio VSL#3 nel 1999; il marchio è stato registrato nel 2001 e successivamente ceduto prima ad Actial Farmaceutica Lda e poi, nel 2016, ad Actial Farmaceutica Srl. Nel 2014 Mendes SA ha chiesto la declaratoria di decadenza del marchio per tutti i prodotti registrati, invocando l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento e poi la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO hanno respinto la domanda.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, da un lato, che il marchio fosse divenuto denominazione abituale nel commercio del prodotto per cui era registrato, per effetto dell’attività o inattività del titolare. Dall’altro lato, deduceva che l’uso del marchio, soprattutto dopo modifiche della formulazione del prodotto, fosse idoneo a indurre in errore il pubblico circa natura, qualità o provenienza del prodotto.

Ricevibilità di alcuni documenti prodotti per la prima volta in giudizio

L’EUIPO eccepiva l’inammissibilità di alcuni allegati depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha ricordato che il suo controllo è di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso e non può fondarsi su documenti non presenti nel fascicolo amministrativo. Gli allegati nuovi sono stati quindi respinti senza esaminarne il valore probatorio.

Decadenza per divenuta denominazione abituale: quadro giuridico

Il Tribunale ha richiamato, per analogia, la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE e della direttiva 2008/95/CE, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La norma opera quando il marchio non è più in grado di svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d’origine. La decadenza richiede due condizioni cumulative: il marchio deve essere divenuto, nel commercio, denominazione abituale del prodotto o servizio, e tale trasformazione deve essere imputabile all’attività o inattività del titolare.

Pubblico di riferimento rilevante

Il Tribunale ha precisato che il pubblico da considerare va individuato in funzione delle caratteristiche del mercato del prodotto. Quando intervengono intermediari nella distribuzione, occorre guardare non solo ai consumatori finali, ma anche agli operatori professionali che partecipano alla commercializzazione. Nel caso di un prodotto farmaceutico in libera vendita come il preparato probiotico in causa, il pubblico di riferimento comprende quindi i consumatori finali, i farmacisti e i medici, mentre non include la comunità scientifica, che non partecipa al processo di comunicazione commerciale.

Applicazione al caso concreto: mancata prova della genericizzazione

Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che consumatori finali, farmacisti e medici percepissero VSL#3 come denominazione abituale del prodotto. Per i consumatori finali, la documentazione prodotta non dimostrava alcun mutamento di percezione e il segno era ben visibile sulla confezione, accompagnato dal simbolo ©. Per i professionisti, la documentazione scientifica richiamava spesso il segno insieme a un’origine commerciale oppure lo presentava come "preparato probiotico" o "miscela probiotica", dunque non come nome comune; inoltre non risultava che il segno fosse registrato come denominazione comune o DCI. In particolare, i farmacisti, consapevoli delle fonti di produzione e del controllo della commercializzazione, non risultavano influenzati dai documenti prodotti, per lo più statunitensi.

Decadenza per marchio idoneo a indurre in errore: quadro giuridico

Quanto all’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha ricordato che la decadenza presuppone un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore. L’uso ingannevole successivo alla registrazione deve essere dimostrato da chi agisce in decadenza.

Applicazione al caso concreto: assenza di messaggio ingannevole

La ricorrente sosteneva che VSL#3 sarebbe l’acronimo di "Very Safe Lactobacilli" e che, dopo la modifica della formulazione del prodotto, tale indicazione sarebbe divenuta fuorviante. Il Tribunale ha respinto l’argomento, osservando che non era stata provata la natura descrittiva del segno né il suo significato acronimico; quindi il marchio non trasmetteva alcun messaggio sufficientemente preciso sulla natura o qualità del prodotto. Anche la dedotta modifica della composizione non bastava, perché la norma non impone al titolare di garantire un livello generale di qualità, salvo che il marchio veicoli proprio quel messaggio. In più, le confezioni delle due formulazioni fornivano informazioni sulla composizione, consentendo ai consumatori di valutare direttamente il prodotto.

Esito finale e spese

Il Tribunale ha respinto entrambi i motivi di ricorso e, di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso. La Mendes SA è stata condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che la valutazione della genericizzazione di un marchio deve essere ancorata al mercato concreto e al pubblico effettivamente rilevante, includendo gli intermediari professionali quando essi incidono sulla scelta d’acquisto. Ribadisce inoltre che la decadenza per carattere ingannevole richiede una dimostrazione rigorosa dell’uso fuorviante del segno e non può essere fondata su mere contestazioni sulla qualità del prodotto o sulle modifiche della sua formulazione.