Corte di giustizia, Sentenza C-129/17

Marchio dell’Unione europea e rimozione dei segni su prodotti destinati al SEE

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale dell’hof van beroep te Brussel in una controversia tra Mitsubishi e due società belghe, Duma Forklifts e G.S. International, relativa alla rimozione di segni identici ai marchi Mitsubishi da carrelli elevatori acquistati al di fuori del SEE e destinati all’importazione e alla commercializzazione nel SEE.

Fatti e procedimento principale

La MCFE era autorizzata in via esclusiva a produrre e commercializzare nel SEE carrelli elevatori recanti i marchi Mitsubishi. Le convenute avevano in passato effettuato importazioni parallele di prodotti recanti tali marchi; dal 20 novembre 2009 acquistavano invece i carrelli fuori dal SEE, li introducevano in deposito doganale, rimuovevano tutti i segni identici ai marchi Mitsubishi, apponevano i propri segni, sostituivano targhette e numeri di serie e quindi importavano e commercializzavano i prodotti nel SEE e altrove.

Questioni pregiudiziali

Il giudice belga chiedeva, in sostanza:

• se gli articoli 5 della direttiva 2008/95/CE e 9 del regolamento n. 207/2009 consentano al titolare di opporsi alla "smarchiatura" di prodotti non ancora immessi sul mercato del SEE;
• se rilevi il fatto che i prodotti vengano poi "rimarchiati" con un segno del terzo;
• se conti il fatto che il consumatore medio possa ancora riconoscere i prodotti come provenienti dal titolare del marchio.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama soprattutto:

• l’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE e l’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, entrambi relativi ai diritti conferiti dal marchio;
• l’articolo 7 della direttiva 2008/95/CE e l’articolo 13 del regolamento n. 207/2009, sull’esaurimento del diritto di marchio limitato ai prodotti immessi in commercio nel SEE/Unione con il consenso del titolare;
• l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424, che conferma l’intento del legislatore di rafforzare la tutela contro l’introduzione di prodotti non immessi in libera pratica recanti marchi identici senza autorizzazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il diritto esclusivo del titolare comprende il potere di controllare la prima immissione in commercio nel SEE di ciascun esemplare del prodotto recante il marchio. Questo controllo è essenziale per assicurare la funzione di indicazione di origine e, più in generale, le altre funzioni del marchio.

Richiamando la propria giurisprudenza sulle funzioni del marchio, la Corte rileva che:

• la funzione essenziale è garantire l’identità di origine del prodotto;
• la funzione di investimento tutela la capacità del marchio di attrarre e fidelizzare i consumatori;
• la funzione di pubblicità tutela l’uso del marchio come strumento di promozione commerciale.

Nel caso di specie, la rimozione dei segni identici al marchio e l’apposizione di nuovi segni, effettuate per introdurre i prodotti nel SEE, impediscono al titolare di esercitare il controllo sulla prima immissione in commercio nel SEE e pregiudicano quindi le funzioni del marchio. La Corte sottolinea inoltre che l’operazione di rimozione e sostituzione dei segni costituisce un comportamento attivo del terzo e, se compiuta nel contesto di un’attività commerciale volta al vantaggio economico, integra un uso nel commercio rilevante ai sensi della disciplina dei marchi.

La circostanza che i prodotti siano ancora riconoscibili dal consumatore medio come provenienti dal titolare è considerata non decisiva: può semmai accentuare, ma non escludere, il pregiudizio alle funzioni del marchio. Analogamente, è irrilevante che la smarchiatura avvenga mentre i beni sono ancora in deposito doganale, poiché le operazioni sono comunque realizzate in vista dell’importazione e commercializzazione nel SEE.

Decisione

La Corte risponde che il titolare del marchio può opporsi, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE e dell’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, alla rimozione di tutti i segni identici al marchio e all’apposizione di nuovi segni su prodotti collocati in deposito doganale, quando tali operazioni sono finalizzate all’importazione o alla commercializzazione nel SEE, in cui i prodotti non sono mai stati commercializzati.

Principio affermato

La sentenza conferma che la tutela del marchio copre non solo l’uso del segno sui prodotti, ma anche le manipolazioni fisiche dei beni destinate a eludere il controllo del titolare sulla prima immissione in commercio nel SEE. In pratica, la "smarchiatura" seguita da "rimarchiatura" non è una mera operazione neutra di logistica o di adattamento commerciale, ma può costituire una violazione del diritto di marchio pienamente opponibile dal titolare.