Tribunale, Sentenza T-545/21

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per caratteristiche dell’aspetto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica

La pronuncia concerne un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO, in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a un apparecchio per la distribuzione di fluido e il riempimento simultaneo di palloncini d’acqua. Il Tribunale esamina in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e il motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

Fatti e procedimento amministrativo

Tinnus Enterprises aveva registrato il disegno n. 1431829-0004 in una domanda multipla comprensiva di altri disegni per il medesimo prodotto, classificato nella classe 23.01 del sistema di Locarno come "fluid distribution equipment". Mystic Products Import & Export, SL aveva chiesto la declaratoria di nullità sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto fossero esclusivamente dettate dalla funzione tecnica.

L’Invalidity Division dell’EUIPO aveva accolto l’istanza di nullità. La commissione di ricorso, dopo una sospensione legata a un procedimento parallelo e dopo la definizione di quello, aveva confermato la nullità del disegno, rilevando che il disegno consisteva in caratteristiche di aspetto del prodotto tutte imposte dalla funzione tecnica.

Domande e doglianze della ricorrente

La ricorrente deduceva sostanzialmente un solo motivo di ricorso, articolato in quattro parti, tutte riconducibili alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Contestava, in sintesi:

• la mancata considerazione di tutti i tratti di aspetto del prodotto;
• una errata ripartizione dell’onere della prova;
• l’applicazione di un criterio giuridico errato, in particolare del test volto a verificare se un elemento "migliorasse l’aspetto" del prodotto;
• una erronea interpretazione della domanda di brevetto europea e della domanda multipla di registrazione.

La ricorrente sosteneva inoltre che il prodotto fosse in realtà un giocattolo e che la sua dimensione estetica fosse rilevante almeno quanto quella tecnica.

Normativa rilevante e criteri giurisprudenziali

Il Tribunale richiama le disposizioni essenziali del regolamento n. 6/2002:

• articolo 3, lettera a), che definisce il disegno o modello come l’aspetto del prodotto risultante dalle sue caratteristiche visibili;
• articolo 8, paragrafo 1, che esclude la protezione per le caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica;
• articolo 25, paragrafo 1, lettera b), che prevede la nullità del disegno quando non soddisfa i requisiti di protezione;
• articolo 36, paragrafo 6, sulla portata dell’indicazione del prodotto nella domanda;
• articolo 63, paragrafo 1, sulla valutazione complessiva degli elementi di causa.

Viene inoltre ribadito l’insegnamento della sentenza DOCERAM: per verificare se le caratteristiche di aspetto siano esclusivamente imposte dalla funzione tecnica occorre considerare tutte le circostanze oggettive del caso, compresi il disegno in sé, i dati sul suo uso, eventuali prove affidabili e l’eventuale esistenza di disegni alternativi non decisive di per sé.

Ragionamento del Tribunale: individuazione delle caratteristiche di aspetto

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe omesso di prendere in considerazione vari elementi, come la superficie liscia, la forma dei palloncini, la disposizione degli elementi, la forma dell’involucro, l’assetto esagonale dei fori, la lunghezza dei tubi, gli anelli di fissaggio e i contrasti cromatici.

La Corte osserva che la commissione di ricorso aveva già identificato le caratteristiche essenziali del prodotto come:

• un involucro con apertura e fori;
• tubi cavi fissati all’involucro;
• palloncini gonfiabili collegati alle estremità dei tubi;
• elementi di fissaggio dei palloncini ai tubi.

Gli ulteriori profili evocati dalla ricorrente sono ritenuti o non specifici del prodotto, o meri effetti soggettivi descrittivi, o non dotati di reale impatto visivo autonomo. In particolare, la superficie liscia è considerata normale per questo tipo di prodotto; la forma allungata dei palloncini sgonfi è un mero stato naturale; gli effetti visivi richiamati dalla ricorrente non costituiscono vere caratteristiche di aspetto ai sensi del regolamento.

Ragionamento del Tribunale: funzione tecnica e criteri oggettivi

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente applicato i criteri di DOCERAM, valutando le circostanze oggettive rilevanti sulla base della domanda di brevetto europea e dell’articolo di stampa sul prodotto. Tali elementi mostravano che il prodotto aveva la funzione di riempire contemporaneamente più palloncini d’acqua e che la forma, il numero e la disposizione degli elementi erano funzionali al flusso del liquido e al riempimento.

La ricorrente invocava la natura di giocattolo del prodotto e la necessità di renderlo attraente per i bambini, ma il Tribunale osserva che ciò non dimostra, di per sé, che le considerazioni estetiche abbiano inciso sulla scelta delle caratteristiche di aspetto. Anche la dichiarazione testimoniale del progettista viene ritenuta di limitato valore probatorio, perché esprime un’opinione personale e soggettiva di soggetto interessato alla validità del disegno.

Esistenza di disegni alternativi e domanda multipla di registrazione

Il Tribunale ribadisce che la mera esistenza di soluzioni alternative non esclude che le caratteristiche del disegno siano dettate dalla funzione tecnica. La commissione di ricorso aveva correttamente rilevato che i diversi disegni inclusi nella domanda multipla mostravano solo differenti soluzioni per ottenere il medesimo risultato tecnico, ossia il riempimento simultaneo di numerosi palloncini.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il ricorso alle altre registrazioni della domanda multipla violerebbe l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002. Secondo il Tribunale, tali ulteriori disegni costituivano una circostanza oggettiva rilevante e non l’unico fondamento della decisione. Non ne deriva alcuna regola secondo cui l’articolo 8, paragrafo 1, si applicherebbe più facilmente alle domande multiple rispetto a quelle individuali.

Onere della prova e verificabilità della motivazione

Il Tribunale ricorda che, quando viene invocato il motivo di nullità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta all’istante dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta assolto tale onere, il titolare del disegno deve presentare argomenti e prove contrarie. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha applicato correttamente tale riparto dell’onere probatorio, anche perché il titolare è il soggetto più idoneo a fornire spiegazioni sulla genesi del disegno e sui tratti per cui chiede protezione.

Decisione finale e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello contestato. La ricorrente è condannata alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute da EUIPO.