Tribunale, Sentenza T-581/22

Marchio UE figurativo ECE QUALITY OF LIFE: opposizione respinta per assenza di somiglianza tra servizi e di nesso ai fini della tutela rafforzata

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo. Il contenzioso attiene alla protezione del marchio nazionale anteriore ECE e all'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente il marchio contestato, ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat Anonim Sirketi, aveva chiesto la registrazione del segno figurativo ECE QUALITY OF LIFE per numerose merci e servizi in più classi di Nizza, tra cui prodotti per barbecue, articoli per la casa, addobbi, giocattoli e servizi di vendita al dettaglio. ECE Group GmbH & Co. KG aveva proposto opposizione fondandola sul marchio nazionale figurativo anteriore ECE, registrato in Germania e protetto per servizi nelle classi 35, 36, 37 e 42, soprattutto relativi alla pianificazione, gestione e sviluppo di immobili e centri commerciali. La divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione, escludendo sia il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia la dimostrazione della reputazione necessaria ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5. La commissione di ricorso aveva invece riconosciuto una reputazione del marchio anteriore in Germania per taluni servizi, ma aveva comunque negato la sussistenza di un nesso tra i segni e di un pregiudizio o vantaggio indebito.

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva la riforma della decisione per ottenere il rigetto integrale della domanda di marchio. In sostanza sosteneva che:

• i servizi del marchio richiesto sarebbero identici o comunque simili a quelli del marchio anteriore, in particolare per la componente retail e per i servizi connessi ai centri commerciali;
• i segni sarebbero tali da generare confusione nel pubblico;
• la reputazione del marchio ECE comporterebbe un collegamento nella mente dei consumatori e un indebito sfruttamento del suo potere attrattivo e della sua immagine.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione quando, per identità o somiglianza dei segni e dei beni o servizi, sussista un rischio di confusione, inclusa l'associazione. Richiama inoltre l'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, che tutela i marchi anteriori dotati di reputazione anche per prodotti o servizi non simili, purché l'uso del segno posteriore senza giusto motivo comporti un indebito vantaggio o un pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore. Sul piano processuale, il Tribunale fa riferimento all'articolo 263 TFUE, all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura e all'articolo 188 del medesimo regolamento, in tema di spese e di divieto di mutare l'oggetto della controversia rispetto al procedimento amministrativo.

Ragionamento del Tribunale sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione richiede una valutazione globale, fondata sulla percezione del pubblico di riferimento e sull'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei beni o servizi. Sottolinea che tali condizioni sono cumulative. Applicando questi criteri, conferma che i beni del marchio richiesto hanno natura, finalità, modalità d'uso, canali di distribuzione e operatori diversi rispetto ai servizi coperti dal marchio anteriore. In particolare:

• i prodotti del marchio richiesto sono prevalentemente articoli per uso culinario o decorativo, oltre ad addobbi natalizi e articoli festivi;
• i servizi del marchio anteriore sono servizi professionali rivolti principalmente a imprese e operatori economici, soprattutto in materia immobiliare, finanziaria, assicurativa, costruttiva e tecnico-scientifica;
• i destinatari sono diversi, poiché i beni del marchio richiesto si rivolgono al pubblico generale, mentre i servizi anteriori si rivolgono a professionisti. Il Tribunale respinge anche l'argomento della complementarità: se i pubblici sono diversi, i prodotti e i servizi non possono, per definizione, essere complementari. Viene inoltre escluso che l'espressione "quality of life" nel segno richiesto possa incidere sulla comparazione, perché la comparazione deve avvenire tra i segni e i servizi come registrati, senza valorizzare elementi suggestivi estranei alla descrizione dei servizi. Ne consegue che, mancando la somiglianza dei servizi, la commissione di ricorso aveva correttamente escluso il rischio di confusione.

Ragionamento del Tribunale sull'articolo 8, paragrafo 5

Quanto alla tutela rafforzata, il Tribunale ricorda che occorrono quattro condizioni cumulative e che, in particolare, la mancanza di un nesso nella mente del pubblico basta a escludere il soddisfacimento del quarto requisito. Il nesso deve essere valutato globalmente tenendo conto, tra l'altro, della somiglianza dei segni, della vicinanza o dissimiglianza dei prodotti e servizi, della notorietà del marchio anteriore e del suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha fornito una vera argomentazione contro il rilievo della commissione di ricorso secondo cui tale nesso non risultava dimostrato. La mera affermazione secondo cui sarebbe "chiaro" che il pubblico assocerebbe i segni non è sufficiente. Poiché il nesso è requisito necessario, il Tribunale dichiara che non occorre neppure esaminare nel merito le diverse forme di pregiudizio o di indebito vantaggio. Aggiunge comunque che la ricorrente non ha spiegato in modo concreto in che modo tali pregiudizi si sarebbero verificati. Infine, il Tribunale dichiara inammissibili le nuove allegazioni formulate per la prima volta in udienza, secondo cui il marchio richiesto sarebbe dannoso per il marchio anteriore perché associato alla sostenibilità mentre i prodotti contestati sarebbero beni usa e getta. Tali argomenti alterano infatti l'oggetto della controversia rispetto a quello esaminato in sede amministrativa.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna ECE Group GmbH & Co. KG alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione ai marchi UE, la somiglianza tra servizi non può essere presunta in modo astratto: occorre una comparazione concreta di natura, finalità, pubblico, canali di commercializzazione e operatori. Ribadisce inoltre che, per l'articolo 8, paragrafo 5, non basta la reputazione del marchio anteriore; serve anche la prova di un effettivo nesso nel pubblico e di un rischio concreto di indebito vantaggio o pregiudizio, pena il rigetto dell'opposizione.