Tribunale, Sentenza T-390/23

Revoca di marchio UE figurativo: uso genuino del segno in forme varianti e uso decorativo su calzature

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio UE figurativo consistente in due chevron neri orizzontali. Il contenzioso ha riguardato, in particolare, la prova dell’uso genuino del marchio per calzature e la possibilità di considerare varianti del segno con modifiche grafiche o cromatiche.

Fatti e procedimento amministrativo

Barry’s Bootcamp aveva chiesto la revoca dei diritti di Hummel Holding A/S sul marchio figurativo registrato, per varie classi di prodotti, invocando l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per mancato uso genuino. La Cancellation Division aveva revocato il marchio solo in parte, mantenendolo per alcuni prodotti della classe 25, tra cui le "casual footwear, also for use in sports". Il ricorso alla commissione di ricorso di EUIPO era stato respinto con decisione del 5 aprile 2023, poi impugnata dinanzi al Tribunale.

Eccezione di irricevibilità per tardività

L’interveniente sosteneva che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 e che l’estensione di dieci giorni per distanza prevista dall’articolo 60 del regolamento di procedura non fosse applicabile. Il Tribunale ha respinto l’eccezione: ha ricordato che la notifica, effettuata tramite la piattaforma elettronica sicura di EUIPO, si considera avvenuta il quinto giorno successivo al deposito del documento nell’inbox del destinatario, in base alla decisione n. EX-20-9; di conseguenza, il termine per ricorrere scadeva il 12 luglio 2023 e il ricorso, presentato in tale data, era tempestivo. Ha inoltre ribadito che l’estensione per distanza di dieci giorni si applica a tutti i termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto e dal regolamento di procedura.

Primo motivo: difetto di motivazione

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la commissione di ricorso non avesse spiegato perché la prova prodotta fosse sufficiente e perché l’uso decorativo delle due chevron su scarpe potesse integrare uso come marchio. Il Tribunale ha osservato che la commissione aveva indicato gli elementi essenziali della propria valutazione: presenza del segno nei cataloghi e direttamente sulle calzature, uso coerente con la funzione essenziale di indicatore di origine, e presa in considerazione dell’argomento basato su precedenti decisioni amministrative. Ha quindi ritenuto la motivazione sufficiente sia per consentire il controllo giurisdizionale sia per permettere al ricorrente di contestarne la legittimità nel merito.

Secondo motivo, prima parte: forme diverse del marchio e carattere distintivo

Il secondo motivo riguardava, anzitutto, la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il ricorrente contestava che la commissione avesse preso in considerazione varianti del segno che, a suo avviso, alteravano il carattere distintivo del marchio registrato. Il Tribunale ha ricordato che l’uso genuino può essere provato anche mediante un uso in forma diversa, purché le differenze non incidano sul carattere distintivo del marchio nella forma registrata.

Ha poi applicato un’analisi in due fasi: prima il grado di distintività intrinseca del marchio registrato, poi l’eventuale alterazione di tale distintività nella forma usata. Ha confermato la valutazione della commissione secondo cui il marchio godeva almeno di una distintività minima, non contestabile in sede di revoca, e presentava un carattere distintivo "somewhat below average", essendo composto da due chevron identici, con specifici profili, spessore, distanza reciproca e contrasto cromatico nero/bianco.

Quanto alle varianti, il Tribunale ha ritenuto corretto tener conto di:

• immagini in cui i chevron apparivano rivolti verso sinistra, poiché l’orientamento dipende dalla posizione della scarpa e del suo portatore;
• immagini con chevron bianchi su sfondo nero o chevron neri su sfondo chiaro, poiché la combinazione cromatica in bianco e nero non costituiva, da sola, un elemento distintivo essenziale.

Ha distinto il caso da quello deciso nella causa delle tre strisce adidas, osservando che lì il segno era estremamente semplice e privo di distintività intrinseca, mentre qui il marchio aveva un contenuto distintivo superiore. Le varianti esaminate non alteravano dunque il carattere distintivo e potevano essere considerate ai fini dell’uso genuino.

Secondo motivo, seconda parte: uso come marchio o uso decorativo

Nella seconda parte del secondo motivo il ricorrente sosteneva che il segno fosse usato in modo puramente decorativo sulle calzature, senza funzione di indicatore di origine. Il Tribunale ha ricordato che l’uso genuino sussiste quando il marchio è impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti e di creare o preservare uno sbocco commerciale, essendo escluso l’uso meramente simbolico o di facciata.

Ha ritenuto che la prova complessiva fornita da Hummel fosse sufficiente: i cataloghi mostravano i prodotti recanti il segno e tali prodotti erano collegati alle fatture mediante codici modello e colore, consentendo di identificare modelli e volumi venduti in vari Stati membri. Tale insieme probatorio dimostrava un uso pubblico e orientato al mercato, idoneo a preservare o acquisire una posizione commerciale. Di conseguenza, il segno era stato usato come marchio.

Il Tribunale ha anche escluso la pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente. Ha osservato che il caso del position mark non era comparabile, perché il marchio contestato era registrato come marchio figurativo e non come marchio di posizione; inoltre, la sua rappresentazione non identificava la collocazione precisa né la proporzione rispetto al prodotto. Analogamente, la decisione relativa a un altro segno figurativo con minori contrasti non era sovrapponibile. Infine, la sentenza su due strisce incrociate su una scarpa non poteva essere applicata, perché qui non si trattava di una forma geometrica banale e priva di distintività.

Decisione e spese

Non essendo fondato alcuno dei motivi, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato Barry’s Bootcamp a sopportare le proprie spese e quelle di EUIPO; Hummel, non avendo domandato la condanna alle spese della fase giudiziale, è stata condannata a sopportare le proprie spese. Quanto alle spese del procedimento amministrativo, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata restava il titolo che ne disciplinava la ripartizione, essendo stato il ricorso respinto.