Tribunale, Sentenza T-340/23

Revoca per mancato uso di un marchio figurativo internazionale designante l’Unione europea

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rigetto parziale di una domanda di revoca per mancato uso genuino, proposta contro una registrazione internazionale figurativa designante l’UE. Il segno consiste in due chevron neri rivolti verso il basso su sfondo bianco, e la controversia ha riguardato soprattutto l’uso del marchio su abbigliamento, calzature e accessori sportivi.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è Barry’s Bootcamp Holdings LLC; la convenuta è EUIPO; interveniente è Hummel Holding A/S, titolare della registrazione internazionale. La domanda di revoca, presentata nel 2019, era fondata sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè il mancato uso genuino. La Cancellation Division aveva revocato il marchio solo in parte, mantenendolo per taluni prodotti; la Commissione di ricorso ha poi respinto l’appello della ricorrente.

Admissibilità del ricorso

L’interveniente eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 non potesse cumularsi con l’estensione di 10 giorni prevista dall’articolo 60 del regolamento di procedura. Il Tribunale ha respinto l’eccezione: la decisione impugnata si considera notificata il quinto giorno successivo al suo inserimento nella casella elettronica del rappresentante della ricorrente, secondo la decisione EX-20-9 di EUIPO; applicando poi il termine di due mesi e l’ulteriore termine unico di 10 giorni per la distanza, il ricorso depositato il 20 giugno 2023 è risultato tempestivo.

Primo motivo: obbligo di motivazione

La ricorrente deduceva una violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la Commissione di ricorso non avesse spiegato perché l’uso decorativo del segno su capi d’abbigliamento e calzature potesse valere come uso come marchio e non avesse identificato con precisione le prove e i prodotti rilevanti. Il Tribunale ha ricordato che la motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento seguito e di esercitare il controllo giurisdizionale, ma non richiede una replica puntuale a ogni argomento di parte.

La decisione impugnata conteneva indicazioni sufficienti: la Commissione di ricorso aveva richiamato l’uso del segno su cataloghi, cartellini di prezzo, copricapi e calze sportive, nonché la distinzione rispetto a precedenti relativi a marchi di posizione. Inoltre, la motivazione della Cancellation Division faceva parte del contesto della decisione impugnata. Quanto alle prove e ai prodotti, la Commissione di ricorso aveva indicato precisamente, tra l’altro, socks, T-shirts, gloves, shoes e sports bags. Il Tribunale ha quindi escluso la violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo, prima parte: valutazione degli hangtag come prova dell’uso genuino

La ricorrente sosteneva che gli hangtag non potessero essere presi in considerazione perché non avrebbero dimostrato luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso. Il Tribunale ha ribadito che, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, la prova dell’uso deve riguardare complessivamente luogo, tempo, natura ed estensione, ma non è necessario che ogni singolo elemento probatorio contenga tutti e quattro i dati. In un apprezzamento globale, gli hangtag potevano quindi essere valorizzati come parte di un fascio probatorio idoneo a dimostrare un uso pubblico e outward del segno.

Secondo motivo, seconda parte: uso come marchio e non mera decorazione

La ricorrente affermava che l’uso del segno fosse puramente decorativo e quindi privo di funzione distintiva. Il Tribunale ha respinto l’argomento. Dalle prove emergeva che il segno era utilizzato nei cataloghi del titolare e, in combinazione con fatture recanti codici modello e colore corrispondenti, consentiva di identificare i prodotti venduti in vari Stati membri. Ciò dimostrava un uso in conformità alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti.

Il Tribunale ha altresì escluso l’applicabilità dei precedenti invocati dalla ricorrente relativi a marchi di posizione, poiché la registrazione in causa era un marchio figurativo, non un marchio di posizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione 2018/626. Ugualmente irrilevante è stata ritenuta la giurisprudenza su semplici elementi grafici o geometrici su scarpe, perché il segno in esame non era una figura geometrica elementare e non era stato qualificato come tale.

Secondo motivo, terza parte: uso in forma diversa da quella registrata e articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

La questione centrale riguardava la possibilità di considerare anche varianti del segno, in particolare con colori diversi, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha ricordato che la disposizione consente di provare l’uso genuino anche mediante una forma che differisce dalla registrazione per elementi che non ne alterano il carattere distintivo, così da permettere adattamenti commerciali non sostanziali.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il marchio possedesse almeno un minimo di distintività, non contestabile in sede di revoca, e che il suo carattere distintivo fosse "un po' inferiore alla media". Gli elementi distintivi erano l’insieme dei due chevron, la loro forma, l’eguale spessore e distanza reciproca e il contrasto con lo sfondo. La combinazione cromatica nero/bianco, di per sé, è stata considerata banale e non idonea a conferire da sola distintività. Di conseguenza, le varianti con chevron bianchi su sfondo nero o chevron neri su sfondo colorato non alteravano il carattere distintivo, perché conservavano la struttura visiva essenziale del segno e il contrasto rilevante.

La ricorrente aveva richiamato la sentenza su tre bande parallele, ma il Tribunale ha ritenuto che quel precedente non fosse comparabile: lì il segno era estremamente semplice e privo di distintività intrinseca, mentre qui il marchio presentava una distintività intrinseca, seppur modesta.

Decisione e spese

Non essendo stato accolto alcun motivo, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Barry’s Bootcamp Holdings LLC a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di EUIPO; Hummel Holding A/S è stata invece condannata a sopportare le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna della ricorrente alle spese relative al giudizio dinanzi al Tribunale. La richiesta dell’interveniente sulle spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso è rimasta assorbita dall’esito della causa.