Tribunale, Sentenza T-167/22

Opposizione al marchio UE "TMC TRANSFORMERS" e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "TMC TRANSFORMERS" per rischio di confusione con un marchio internazionale anteriore figurativo "TMC" designante l’Unione europea. La controversia attiene a prodotti della classe 9, in particolare trasformatori e componenti connessi.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE è stata depositata il 28 settembre 2017 per numerosi prodotti della classe 9, tutti riconducibili a trasformatori elettrici o loro varianti. Il 2 gennaio 2018 H & F Srl ha proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sulla registrazione internazionale anteriore n. 1229971, protetta nell’Unione europea per "trasformatori in resina da 160kVA a 30MVA per la distribuzione e le applicazioni di rete". La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione; la commissione di ricorso ha poi respinto il gravame della richiedente.

Questioni preliminari: diritto applicabile e ricevibilità

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda è stata depositata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1001, le norme sostanziali applicabili erano quelle del regolamento n. 207/2009, mentre quelle procedurali erano quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625. Ha inoltre respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente e ha dichiarato inammissibili alcuni allegati prodotti per la prima volta in giudizio, richiamando i limiti del controllo di legittimità del Tribunale.

Primo motivo: legittimazione ad agire dell’opponente

La ricorrente sosteneva che l’opponente non fosse titolare dei marchi anteriori alla data dell’opposizione o che, comunque, la trascrizione della cessione non fosse stata debitamente provata. Il Tribunale ha respinto il motivo rilevando che la cessione della registrazione internazionale n. 1229971 era stata registrata presso l’OMPI il 12 dicembre 2017, quindi prima del deposito dell’opposizione del 2 gennaio 2018. Ha dunque concluso che H & F Srl era legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento 2017/1001.

Secondo e terzo motivo: rischio di confusione e motivazione

Nel merito, il Tribunale ha esaminato la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e il dedotto difetto di motivazione. Ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse sufficientemente motivato la definizione del pubblico di riferimento, richiamando il contesto della decisione della divisione di opposizione e precisando che il pubblico rilevante era, in sostanza, professionale e comunque dotato di un livello di attenzione superiore alla media. In ragione della presenza dell’elemento inglese "transformers", la valutazione poteva essere limitata al pubblico anglofono in alcune parti dell’Unione.

Confronto dei prodotti

La commissione di ricorso aveva considerato i prodotti della domanda in parte identici e in parte molto simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione: i prodotti richiesti erano infatti tutti trasformatori o prodotti strettamente collegati, mentre la registrazione anteriore copriva trasformatori in resina per distribuzione e applicazioni di rete. Anche i "commutatori di presa per trasformatori elettrici" sono stati ritenuti altamente simili ai prodotti anteriori per identità di pubblico, destinazione, natura, produttori e canali di distribuzione.

Confronto dei segni

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell’EUIPO: l’elemento "TMC" era presente in entrambi i segni ed era l’elemento maggiormente distintivo e dominante, mentre "transformers" era descrittivo dei prodotti e quindi di debole impatto. Gli elementi figurativi del marchio anteriore erano meramente decorativi. Sul piano concettuale, i segni non erano simili, ma tale differenza non era sufficiente a neutralizzare le forti somiglianze visive e fonetiche.

Carattere distintivo del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale ha confermato che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era normale, non essendo provata una particolare notorietà o un uso intensivo. Nella valutazione globale, le somiglianze tra i segni, unite all’identità o stretta somiglianza dei prodotti, erano sufficienti a generare un rischio di confusione, anche per un pubblico attento e specializzato, che comunque conserva una percezione imperfetta dei marchi nella memoria.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi di ricorso è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.