Tribunale, Sentenza T-163/22

Marchio dell’Unione europea – opposizione per rischio di confusione tra TMC TRANSFORMERS e il marchio anteriore TMC

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di marchio dell’Unione europea figurativo "TMC TRANSFORMERS" per rischio di confusione con una registrazione internazionale figurativa anteriore "TMC" designante l’Unione europea.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio era stata depositata il 28 settembre 2017 per una serie di prodotti della classe 9, tutti riconducibili ai trasformatori e a componenti connessi. L’opposizione, proposta da H & F Srl il 2 gennaio 2018, si fondava sulla registrazione internazionale anteriore n. 1229971, successivamente protetta nell’Unione europea per prodotti descritti come trasformatori in resina da 160kVA a 30MVA per la distribuzione e le applicazioni di rete. La divisione di opposizione accolse l’opposizione e la commissione di ricorso la confermò, ravvisando un rischio di confusione almeno per una parte del pubblico anglofono.

Questioni preliminari: diritto applicabile, ricevibilità e prove

Il Tribunale ha chiarito che, essendo determinante la data della domanda, le norme sostanziali applicabili erano quelle del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali erano quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ma ha dichiarato inammissibili i capi di conclusione volti a ottenere una pronuncia dichiarativa o confermativa, poiché il Tribunale, nel controllo ex articolo 263 TFUE, non può pronunciarsi in tali termini.

Quanto alle prove, il Tribunale ha dichiarato inammissibili gli allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, nonché alcuni documenti già ritenuti tardivi dalla commissione di ricorso e non contestati efficacemente dalla ricorrente.

Primo motivo: legittimazione ad agire dell’opponente

La ricorrente sosteneva che l’opponente non fosse titolare dei marchi anteriori al momento del deposito dell’opposizione. Il Tribunale ha respinto l’argomento, rilevando che l’opponente aveva utilizzato le banche dati online consentite dal regolamento delegato 2018/625 e aveva prodotto un documento di cessione "Total Transfert" dal quale risultava che il trasferimento della registrazione internazionale n. 1229971 era stato registrato presso l’OMPI con effetto dal 12 dicembre 2017, quindi prima del deposito dell’opposizione.

Il Tribunale ha pertanto concluso che l’opponente era legittimata ad agire e che né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso avevano omesso di esaminare la questione.

Secondo e terzo motivo: rischio di confusione e motivazione

Il Tribunale ha esaminato il merito alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ricordando che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, e che il consumatore conserva un’immagine imperfetta dei marchi nella memoria.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale ha condiviso l’individuazione di un pubblico di riferimento prevalentemente professionale, con livello di attenzione superiore alla media o elevato. Ha inoltre ritenuto legittimo circoscrivere l’analisi al pubblico anglofono, poiché uno dei segni conteneva chiaramente il termine inglese "transformers"; in un marchio dell’Unione europea è sufficiente che il motivo ostativo sussista in una parte dell’Unione.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale ha confermato che i prodotti oggetto della domanda erano in parte identici e in parte molto simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore. Ha osservato che la registrazione anteriore, correttamente intesa come limitata ai trasformatori in resina da 160kVA a 30MVA per distribuzione e applicazioni di rete, ricomprendeva comunque una tipologia di prodotti sovrapposta o comunque prossima a quelli rivendicati dalla ricorrente. I commutatori di presa per trasformatori elettrici sono stati ritenuti altamente simili ai prodotti anteriori per natura, destinazione, pubblico, produttori e canali di distribuzione.

Confronto dei segni

Sul piano visivo e fonetico, i segni sono stati considerati molto simili perché entrambi ruotavano attorno all’elemento "tmc", giudicato distintivo normale e dominante per dimensioni e posizione. L’elemento aggiuntivo "transformers" è stato considerato descrittivo dei prodotti e, dunque, privo di capacità distintiva significativa. Gli elementi grafici sono stati giudicati sostanzialmente decorativi. Sul piano concettuale, invece, i segni non sono stati ritenuti simili, poiché "tmc" non evocava un concetto specifico.

Carattere distintivo del marchio anteriore e rischio di confusione

Il Tribunale ha approvato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era normale, non essendo stato dimostrato un uso o una notorietà tali da rafforzarlo. Alla luce dell’identità o forte somiglianza dei prodotti, della forte somiglianza visiva e fonetica dei segni e del fatto che il consumatore medio non confronta i marchi simultaneamente, il rischio di confusione è stato ritenuto correttamente accertato.

Motivazione della decisione impugnata

Il Tribunale ha escluso la violazione dell’obbligo di motivazione. La commissione di ricorso aveva richiamato la decisione della divisione di opposizione, inserendola nel contesto della motivazione propria, il che è sufficiente alla luce della continuità funzionale tra i due organi dell’EUIPO.

Esito

Il ricorso è stato respinto integralmente e la Transformers Manufacturing Company Pty Ltd è stata condannata alle spese.