Tribunale, Sentenza T-498/18

Marchio dell’Unione europea "Happy Moreno choco" e marchi anteriori "MORENO"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su marchi tedeschi anteriori. La controversia verte sia sulla legittimità di un corrigendum che ha sostituito l’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori, sia sull’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Fatti e procedimento amministrativo

ZPC Flis aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea "Happy Moreno choco" per prodotti e servizi delle classi 30 e 35, in particolare dolciumi, caramelle, cialde, pasticceria e servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso relativi a tali prodotti. Aldi Einkauf aveva proposto opposizione sulla base di due marchi tedeschi figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo "moreno".

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione applicando l’elenco modificato dei prodotti anteriori, successivamente ridotti da una decisione dell’ufficio tedesco. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto parzialmente l’impugnazione dell’opponente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per quasi tutti i prodotti e servizi richiesti. Dopo la decisione, la commissione aveva adottato un "corrigendum" ai sensi dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001 per sostituire l’elenco iniziale con quello modificato dei prodotti anteriori.

Ricevibilità del ricorso e degli allegati

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità proposta dall’interveniente, osservando che le conclusioni della ricorrente erano comprensibili e soddisfacevano i requisiti di chiarezza del ricorso. Tuttavia, dichiara irricevibili, perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, numerosi documenti e stampe di banche dati e siti internet, ad eccezione degli allegati A.3-A.6, ritenuti ammissibili in quanto diretti a evidenziare un errore non rilevabile prima della decisione impugnata.

Il corrigendum e l’articolo 102 del regolamento 2017/1001

Il Tribunale esamina in via preliminare la rettifica del 15 novembre 2018. Ricorda che l’articolo 102, paragrafo 1, consente solo la correzione di errori linguistici o di trascrizione, sviste manifeste e errori tecnici relativi alla registrazione o pubblicazione di un marchio UE.

Nel caso concreto, la sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori non rientrava in tali ipotesi: non si trattava di un mero errore materiale, né di una svista manifesta, né di un errore tecnico relativo alla registrazione di un marchio UE. L’errore riguardava invece la base fattuale utilizzata per la valutazione dell’opposizione, cioè l’elenco effettivamente registrato dei marchi anteriori. Il corrigendum è quindi privo di base giuridica e la legittimità della decisione impugnata va esaminata senza considerarlo.

Effetti della sostituzione dell’elenco dei prodotti

Senza il corrigendum, la commissione di ricorso aveva valutato il rischio di confusione prendendo in considerazione un elenco di prodotti anteriori più ampio di quello effettivamente registrato. Il Tribunale constata che l’elenco modificato è più ristretto e integralmente compreso nell’elenco iniziale; di conseguenza, la commissione aveva statuito ultra petita nella parte in cui aveva esteso l’opposizione a prodotti non coperti dai marchi anteriori dopo la limitazione. La decisione viene dunque annullata parzialmente nei limiti indicati nel dispositivo.

Confronto tra i prodotti e i servizi

Per i prodotti della classe 30, il Tribunale conferma in larga misura la valutazione della commissione di ricorso. Ritiene che i prodotti del marchio richiesto, quali dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate e pasticceria, siano almeno simili, e in parte identici, ai prodotti anteriori effettivamente registrati, in particolare a caffè, bevande a base di caffè e polvere per la preparazione di bevande a base di cacao. Il Tribunale sottolinea che alcuni prodotti anteriori comprendono categorie più ampie che includono i prodotti del marchio richiesto quando questi siano a base di caffè o cacao.

Quanto alla classe 35, il Tribunale approva solo parzialmente la valutazione della commissione di ricorso. La censura della ricorrente contro il confronto tra servizi e prodotti è dichiarata irricevibile perché non sufficientemente argomentata. Rimane comunque fermo che alcuni servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso di prodotti dolciari e cialde risultano almeno debolmente simili ai prodotti anteriori, per complementarità e coincidenza dei canali di distribuzione.

Confronto tra i segni: elemento dominante e distintivo

Nel segno richiesto, il Tribunale individua come elemento distintivo principale la parola "moreno", priva di significato per il pubblico germanofono; "happy" ha carattere distintivo debole, mentre "choco" è allusivo al cioccolato. Gli elementi figurativi, compresa la corona dorata, sono considerati per lo più secondari o laudativi e non idonei a modificare l’impressione complessiva. L’elemento "flis" è ritenuto poco percepibile.

Nei marchi anteriori l’unico elemento denominativo è "moreno". Il Tribunale osserva che il marchio richiesto include integralmente tale elemento, il quale occupa una posizione centrale e predominante nel segno complesso.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sotto il profilo visivo, i segni sono ritenuti simili perché condividono la stessa sequenza di lettere "moreno"; il fatto che il marchio richiesto contenga ulteriori elementi verbali e figurativi non elimina tale somiglianza, essendo il marchio anteriore interamente incluso nel segno richiesto.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili: l’elemento comune "moreno" sarà pronunciato in modo identico e gli altri elementi del marchio richiesto non neutralizzano tale impressione.

Sotto il profilo concettuale, il Tribunale esclude un confronto utile, poiché non è dimostrato che il pubblico di riferimento germanofono attribuisca al termine "moreno" il significato spagnolo di "marrone".

Rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale conclude che, per i prodotti effettivamente coperti dai marchi anteriori, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Il carattere distintivo non particolarmente elevato dei marchi anteriori non osta a tale conclusione, perché la somiglianza dei segni e l’identità o vicinanza dei prodotti sono sufficienti a far ritenere che il pubblico possa credere a una medesima origine imprenditoriale o a imprese economicamente collegate.

Resta esclusa, invece, la sussistenza del rischio di confusione per i servizi di "vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni" e di vendita tramite Internet di tali forme.

Principio sulla prassi decisionale e sul legittimo affidamento

Il Tribunale respinge anche il richiamo della ricorrente alla prassi precedente dell’EUIPO e ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Ricorda che la registrabilità di un marchio dipende solo dal regolamento applicabile, come interpretato dal giudice dell’Unione, e che ogni domanda deve essere esaminata in modo rigoroso e concreto. Le decisioni precedenti dell’EUIPO non possono quindi imporre una soluzione diversa in un caso in cui l’esame specifico conduce a ritenere sussistente il rischio di confusione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui nega la registrazione per prodotti che eccedono quelli effettivamente coperti dai marchi anteriori, accoglie l’opposizione per quasi tutti i prodotti e servizi richiesti e respinge il ricorso per il resto. Quanto alle spese, dispone la compensazione integrale, poiché tutte le parti risultano solo parzialmente soccombenti.