Tribunale, Sentenza T-632/24

Marchio UE CEFA EFFAS Certified European Financial Analyst contro CFA

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sul rischio di confusione tra il segno richiesto CEFA EFFAS Certified European Financial Analyst e il marchio anteriore CFA.

Fatti e procedimento amministrativo

EFFAS aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41, relativi a pubblicazioni elettroniche, materiale didattico, stampati, servizi di insegnamento e formazione nel settore della finanza e degli investimenti, nonché attività connesse. CFA Institute aveva proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio dell’Unione europea anteriore CFA, coprente in particolare prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 42, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

L’opposizione era stata accolta in parte dall’Opposition Division e la commissione di ricorso aveva poi confermato in parte la decisione, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico rilevante, almeno in Germania, per tutti i prodotti e servizi contestati tranne alcuni articoli di cartoleria, strumenti di scrittura e materiali di scrittura in classe 16.

Oggetto del ricorso

Sebbene l’impugnazione fosse formalmente diretta contro l’intera decisione, dal ricorso risultava che EFFAS chiedeva in realtà l’annullamento solo nella parte relativa ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione era stata accolta, con esclusione di quelli di classe 16 che erano stati lasciati liberi.

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due censure:

• errata valutazione della coesistenza pacifica dei segni;
• errata valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e, quindi, del rischio di confusione.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

EFFAS aveva depositato in allegato al ricorso due tabelle e aveva inserito alcuni collegamenti ipertestuali, per dimostrare che i servizi offerti con il marchio contestato erano destinati a un pubblico altamente specializzato. EUIPO e l’interveniente ne contestavano l’ammissibilità perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ricorda che il sindacato ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 va esercitato sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, gli elementi di prova nuovi non possono essere utilizzati per rimettere in discussione la valutazione amministrativa e devono essere dichiarati irricevibili. Le due tabelle e i collegamenti ipertestuali sono quindi stati esclusi.

Coesistenza pacifica: criteri e tardività della prova

Il Tribunale ribadisce che la coesistenza di due marchi sul mercato può, insieme ad altri elementi, ridurre il rischio di confusione, ma ciò è possibile solo se la parte che la invoca dimostra, già nel procedimento dinanzi a EUIPO, che tale coesistenza rifletteva l’assenza di confusione nel pubblico rilevante e un uso effettivo sufficientemente lungo da incidere sulla percezione dei consumatori.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che:

• dinanzi all’Opposition Division EFFAS non aveva effettivamente dedotto la coesistenza pacifica come vero argomento di difesa;
• i due provvedimenti di EUIPO e dell’OEPM prodotti in quella fase erano stati presentati non per provare la coesistenza, ma per sostenere che marchi contenenti l’acronimo "CEFA" erano stati già registrati nonostante le opposizioni del CFA Institute;
• la documentazione destinata a provare la coesistenza era stata presentata solo in seguito, davanti alla commissione di ricorso, e non aveva carattere meramente integrativo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

La commissione di ricorso poteva quindi legittimamente respingere tali elementi come tardivi. Inoltre, anche esaminando nel merito i documenti prodotti, il Tribunale conferma che essi non consentivano comunque di dimostrare una coesistenza pacifica tra i segni oggetto della controversia.

Quadro normativo applicato al rischio di confusione

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi, nonché della percezione del pubblico rilevante. La confusione comprende anche il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui le condizioni sono cumulative: i segni devono essere identici o simili e i prodotti o servizi uguali o simili.

Pubblico rilevante e territorio

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico interessato a formazione e istruzione in analisi finanziaria, oltre a un pubblico professionale esperto nel settore finanziario. Il livello di attenzione era stato qualificato come elevato. Il territorio rilevante era l’Unione europea, con particolare attenzione alla parte anglofona del pubblico, soprattutto in Germania, che sarebbe in grado di comprendere l’espressione "Certified European Financial Analyst".

Il Tribunale non ha trovato elementi per mettere in dubbio tali valutazioni.

Somiglianza dei prodotti e dei servizi

Anche su questo punto il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso: i prodotti e servizi delle due domande erano in parte identici e in parte simili, salvo gli articoli di cartoleria, gli strumenti di scrittura e i materiali di scrittura della classe 16, per i quali non era stata accertata somiglianza rilevante.

Elementi dominanti e distintivi del marchio richiesto

Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso secondo cui l’elemento dominante e più distintivo del marchio richiesto è "cefa".

In particolare:

• il segno figurativo blu svolge una funzione essenzialmente decorativa e valorizza il termine "cefa";
• l’espressione "Certified European Financial Analyst" ha carattere esplicativo e subordinato, poiché indica la certificazione o il fornitore dei servizi;
• il termine "effas", pur essendo di per sé distintivo, è graficamente secondario per dimensioni e tonalità.

Somiglianza visiva

La commissione di ricorso aveva ritenuto i segni visivamente simili in misura media. Il Tribunale conferma tale conclusione perché:

• il marchio anteriore è costituito dalla sequenza "CFA";
• nel marchio richiesto l’elemento dominante "CEFA" ingloba interamente "CFA";
• le lettere iniziali e finali coincidono e l’unica differenza è l’inserimento della lettera "E".

Tale differenza non basta a neutralizzare la forte vicinanza visiva tra le due sequenze di lettere, soprattutto considerando l’impressione complessiva del marchio richiesto.

Somiglianza fonetica

Anche la valutazione fonetica è confermata. Il Tribunale osserva che una parte non trascurabile del pubblico potrebbe pronunciare "cefa" e "cfa" lettera per lettera, con un’elevata somiglianza sonora. L’elemento "effas" e l’espressione "Certified European Financial Analyst" difficilmente verrebbero pronunciati dal pubblico nel riferirsi al segno, sia per la loro lunghezza sia perché il pubblico potrebbe limitarsi all’acronimo "cefa".

Ne deriva una somiglianza fonetica elevata, almeno per una parte del pubblico rilevante.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale il Tribunale conferma la dissimiglianza. L’espressione "Certified European Financial Analyst" ha un significato comprensibile per il pubblico anglofono, mentre la sequenza "CFA" è priva di contenuto semantico autonomo. Di conseguenza, i segni non evocano lo stesso concetto.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il criterio dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, il Tribunale ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso: la somiglianza dei segni, unita all’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e alla maggiore distintività del marchio anteriore dovuta al suo uso intensivo in Germania per servizi di formazione in ambito finanziario, rende plausibile un rischio di confusione.

L’elevato grado di attenzione del pubblico non è sufficiente a escludere tale rischio. Inoltre, poiché la coesistenza pacifica non è stata validamente dedotta né provata, essa non può attenuare la conclusione raggiunta.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. EFFAS è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di CFA Institute. EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, è condannata a sostenere le proprie spese poiché il procedimento si è svolto senza fase orale.