Tribunale, Sentenza T-572/24

Nullità del marchio UE figurativo Si Log International per rischio di confusione con SILOG

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE figurativo "Si Log International". La controversia si colloca nell’ambito dei procedimenti di nullità per motivo relativo fondati su un marchio nazionale anteriore francese.

Fatti e procedimento amministrativo

La società Silog SAS aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE registrato da SiLog GmbH per servizi di classe 39, descritti come "transport of goods". La domanda si fondava sul marchio francese anteriore SILOG, registrato nel 2015 e rinnovato, per servizi di classe 36, in particolare "leasing of utility vehicles". L’EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore; la Divisione di cancellazione aveva accolto la domanda di nullità e la Commissione di ricorso aveva respinto l’appello della titolare del marchio UE.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, ai fini sostanziali, l’articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), nonché l’articolo 8(2)(a)(ii) per la nozione di marchio anteriore. Sul piano processuale sono rilevanti gli articoli 94(1) e 95(2) del medesimo regolamento e l’articolo 27(4) del regolamento delegato (UE) 2018/625, oltre agli articoli 16(1)(b) e 7(2) di tale regolamento per la documentazione dell’uso e dell’identità del titolare del marchio anteriore.

Primo motivo: rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, secondo la percezione del pubblico rilevante e in base all’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Conferma anzitutto che il pubblico di riferimento era professionale, con livello di attenzione elevato, e che il territorio pertinente era la Francia, circostanze non contestate dalla ricorrente.

Somiglianza dei servizi

La Corte conferma che i servizi di "leasing of utility vehicles" e di "transport of goods" sono almeno debolmente simili. Respinge l’argomento secondo cui l’appartenenza a classi diverse della classificazione di Nizza escluderebbe la somiglianza, ricordando che la classificazione ha solo funzione amministrativa. Ritiene inoltre plausibile che i medesimi operatori e lo stesso pubblico professionale possano rivolgersi indifferentemente all’una o all’altra soluzione per soddisfare il bisogno di trasporto di merci, sicché i servizi possono essere concorrenti o alternativi.

Comparazione dei segni

Quanto ai segni, il Tribunale conferma che l’elemento dominante e più distintivo del marchio contestato è "si log", mentre "international" è secondario e non distintivo per i servizi in questione. Gli elementi figurativi, comprese le 12 stelle e la grafica, non sono ritenuti sufficientemente marcati da prevalere sull’elemento verbale. Ne consegue una somiglianza visiva media, una somiglianza fonetica pari all’identità per una parte significativa del pubblico, e almeno un’elevata somiglianza per la restante parte, mentre il confronto concettuale resta neutro.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore SILOG ha distintività intrinseca normale, poiché non presenta significato in francese in relazione ai servizi coperti. Esclude che il segno sia descrittivo o debole per il solo fatto che possa essere scomposto in "si" e "log". Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori, la conclusione della Commissione di ricorso sull’esistenza di un rischio di confusione viene integralmente confermata.

Secondo motivo: prove prodotte per la prima volta in appello

La ricorrente contestava l’ammissione di due elementi probatori presentati per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso. Il Tribunale precisa che l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nell’accettare o meno prove tardive, purché la decisione sia motivata. Inoltre, l’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625 consente l’ammissione quando le prove siano, prima facie, rilevanti e giustificate da ragioni valide.

Il Tribunale distingue tra:

• un estratto TMview già accessibile, non qualificabile come prova nuova;
• un certificato e documenti INPI presentati come elementi aggiuntivi, ritenuti rilevanti e collegati a prove già tempestivamente prodotte.

Conclude che la Commissione di ricorso ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale e ha adeguatamente motivato l’ammissione della documentazione.

Terzo e quarto motivo: legittimazione e prova dell’uso effettivo

Le censure sulla mancata prova tempestiva della titolarità del marchio anteriore e dell’uso effettivo vengono respinte in via derivata. Poiché la Commissione di ricorso ha legittimamente ammesso le prove supplementari, la ricorrente non può sostenere che l’interveniente non avesse dimostrato in tempo utile la propria qualità di titolare né l’uso genuino del marchio anteriore. Il Tribunale aggiunge che la ricorrente non ha neppure contestato nel merito le valutazioni della Commissione su tali aspetti.

Quinto motivo: diritto di essere sentito

La ricorrente lamentava che la Commissione di ricorso non le avesse chiesto di chiarire il significato di una formula processuale tedesca usata per contestare le prove di uso. Il Tribunale richiama l’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001: il diritto di essere sentito copre il materiale fattuale e giuridico su cui la decisione si fonda, ma non impone un ulteriore scambio prima della decisione finale sull’apprezzamento delle prove. Inoltre, la parte che ha presentato quelle stesse osservazioni era già in grado di illustrarne la rilevanza.

Il Tribunale esclude anche che la ricorrente abbia dimostrato un possibile esito diverso in assenza della presunta irregolarità, requisito necessario per l’annullamento.

Decisione e spese

Il ricorso viene respinto in toto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente Silog SAS. L’EUIPO, che aveva subordinato la propria richiesta di spese all’eventuale udienza, viene invece condannato a sostenere le proprie spese in assenza di fase orale.

Principi confermati dalla pronuncia

La sentenza ribadisce che:

• la somiglianza dei servizi non può essere esclusa solo perché i servizi appartengono a classi diverse della classificazione di Nizza;
• nei marchi composti, l’elemento verbale può prevalere sugli elementi figurativi se questi ultimi non sono particolarmente incisivi;
• il potere dell’EUIPO di ammettere prove tardive è discrezionale ma controllabile per motivazione e corretta applicazione dei criteri regolamentari;
• la violazione del diritto di essere sentito comporta annullamento solo se la decisione avrebbe potuto essere sostanzialmente diversa.