Corte di giustizia, Sentenza C-328/18

Marchio UE: rischio di confusione e neutralizzazione delle somiglianze

La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione di commissione di ricorso in materia di opposizione al marchio dell’Unione europea. La controversia concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra il segno figurativo richiesto "BLACK LABEL BY EQUIVALENZA" e il marchio anteriore "labell".

Fatti e procedimento amministrativo

Il 16 dicembre 2014 Equivalenza Manufactory SL depositava una domanda di marchio dell’Unione europea per prodotti della classe 3, tra cui "profumi". ITM Entreprises SAS proponeva opposizione sulla base di un marchio figurativo anteriore registrato internazionalmente, designante vari Stati membri, per prodotti quali acque di Colonia, deodoranti personali e profumi. La divisione di opposizione accoglieva l’opposizione per alcuni Stati membri, ritenendo sussistente un rischio di confusione. La seconda commissione di ricorso dell’EUIPO confermava tale impostazione, individuando come pubblico di riferimento il grande pubblico con livello medio di attenzione, prodotti identici e grado medio di somiglianza visiva e fonetica, con differenze concettuali, ma con rischio di confusione complessivamente sussistente.

Sentenza del Tribunale

Equivalenza Manufactory adiva il Tribunale sostenendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale riteneva che i segni producessero un’impressione visiva complessiva diversa, presentassero un grado medio di somiglianza fonetica e una differenza concettuale; inoltre, tenendo conto delle condizioni di commercializzazione dei prodotti, concludeva che i segni non erano simili nel loro insieme. Da ciò faceva discendere la mancanza di una delle condizioni cumulative per il rischio di confusione e annullava la decisione della commissione di ricorso.

Motivi dell’impugnazione dell’EUIPO

L’EUIPO deduceva un motivo unico articolato in quattro capi:

• contraddizione nella motivazione quanto alla somiglianza visiva;
• erroneo confronto concettuale;
• errore metodologico per avere considerato le condizioni di commercializzazione nella fase di valutazione della somiglianza dei segni;
• errore nel modo in cui il Tribunale aveva neutralizzato la somiglianza fonetica e omesso la valutazione globale del rischio di confusione.

Valutazione della Corte sul primo e secondo capo

La Corte accoglieva il primo capo del motivo, rilevando una motivazione contraddittoria: il Tribunale aveva lasciato intendere, in un passaggio, l’esistenza almeno di una debole somiglianza visiva, per poi escludere qualsiasi somiglianza visiva nella valutazione complessiva. Quanto al secondo capo, la Corte lo respingeva in parte come irricevibile e in parte come inconferente: il Tribunale aveva sì riformulato in modo non esatto la conclusione della commissione di ricorso circa la differenza concettuale, ma ciò non incideva sulla possibilità di svolgere una propria valutazione; inoltre, la censura dell’EUIPO sulla valutazione concettuale riguardava un accertamento di fatto non sindacabile in assenza di snaturamento.

Regola sulla valutazione della somiglianza tra i segni

La Corte ribadisce che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la somiglianza tra i segni, la somiglianza tra i prodotti e il carattere distintivo del marchio anteriore. Tuttavia, la somiglianza tra i segni è una fase autonoma dell’esame e deve essere effettuata in base all’impressione complessiva prodotta dai segni, senza considerare le condizioni di commercializzazione dei prodotti. La Corte precisa che tali condizioni rilevano nella fase successiva della valutazione globale del rischio di confusione, non nel confronto preliminare tra i segni. Ammettere il contrario porterebbe al risultato illogico che gli stessi segni potrebbero essere considerati simili o diversi a seconda dei prodotti o del contesto commerciale.

Neutralizzazione delle somiglianze fonetiche

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le differenze concettuali possono neutralizzare somiglianze visive o fonetiche solo se almeno uno dei segni possiede per il pubblico di riferimento un significato chiaro e determinato, immediatamente percepibile. Tale ipotesi è eccezionale. Nel caso concreto, il Tribunale aveva neutralizzato la somiglianza fonetica sulla base della differenza concettuale senza verificare che almeno uno dei segni fosse dotato di un significato chiaro e definito per il pubblico interessato. Ciò integra un errore di diritto e impone di non fermarsi alla fase del confronto tra segni, ma di procedere alla valutazione globale del rischio di confusione.

Decisione nel merito

Avendo annullato la sentenza del Tribunale, la Corte decide definitivamente sul ricorso di annullamento proposto da Equivalenza Manufactory. Nel merito, respinge il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. La Corte osserva che il pubblico di riferimento è quello generico di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovenia, con attenzione media, e che i prodotti sono identici. I segni presentano un grado medio di somiglianza visiva e fonetica, ma differiscono concettualmente; tuttavia, la differenza concettuale non neutralizza le somiglianze poiché non risulta che almeno uno dei segni abbia un significato chiaro e immediatamente percepibile per il pubblico di riferimento. Alla luce del carattere distintivo medio del marchio anteriore, del livello di attenzione medio del pubblico e dell’identità dei prodotti, la Corte conferma la sussistenza del rischio di confusione.

Dispositivo e spese

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge il ricorso di annullamento di Equivalenza Manufactory e la condanna alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione, oltre alle proprie spese.