Corte di giustizia, Sentenza C-155/18

Marchio dell’Unione europea: BURLINGTON, servizi di vendita al dettaglio e tutela dei marchi notori

La pronuncia riguarda quattro impugnazioni contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato il rigetto di opposizioni presentate da Tulliallan Burlington Ltd contro registrazioni internazionali designate nell’Unione richieste da Burlington Fashion GmbH. La controversia verte sulla portata dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, con particolare attenzione alla nozione di "servizi di vendita al dettaglio" della classe 35 dell’Accordo di Nizza.

Fatti e iter amministrativo

Burlington Fashion aveva chiesto la protezione nell’Unione per quattro registrazioni internazionali per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25. Tulliallan Burlington si era opposta invocando vari marchi anteriori britannici e un marchio figurativo dell’Unione europea, fondando l’opposizione sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva annullato tali decisioni e respinto le opposizioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento n. 40/94 e il regolamento n. 207/2009, in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 4, sui segni anteriori non registrati o usati nella normale prassi commerciale;
• l’articolo 8, paragrafo 5, sulla tutela dei marchi che godono di notorietà;
• gli articoli 42, 43, 63, 75 e 76 sul procedimento di opposizione e di ricorso dinanzi all’EUIPO;
• l’articolo 151 e l’articolo 156 sulla registrazione internazionale designante l’Unione. Viene inoltre richiamata la nota esplicativa della classe 35 dell’Accordo di Nizza e la sentenza Praktiker.

Primo motivo: tutela dei marchi notori ex articolo 8, paragrafo 5

La Corte ricorda che la protezione del marchio notorio presuppone tre condizioni cumulative: esistenza di un nesso tra i segni, notorietà del marchio anteriore e rischio di vantaggio indebito o di pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà. Nel caso concreto, il Tribunale aveva ammesso la notorietà dei marchi anteriori per alcuni servizi di classe 35, ma aveva poi respinto il motivo senza esaminare correttamente, secondo i criteri di diritto applicabili, se l’uso dei marchi richiesti potesse trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio. La Corte censura il Tribunale perché la motivazione richiamava in modo ambiguo una riduzione dell’"attrattiva" dei marchi anteriori, senza applicare correttamente i criteri relativi alle tre ipotesi di violazione contemplate dall’articolo 8, paragrafo 5. L’omesso esame secondo tali criteri integra un errore di diritto. La prima e la seconda parte del motivo vengono quindi accolte e il terzo profilo non necessita di esame.

Secondo motivo: diritto di essere ascoltato e articolo 8, paragrafo 4

Quanto al diritto di essere ascoltato, la Corte ribadisce che l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 impone che l’EUIPO fondi la decisione solo su motivi sui quali le parti abbiano potuto prendere posizione. Tuttavia, ciò non obbliga la commissione di ricorso a sollecitare nuove osservazioni ogni volta che intenda riesaminare un motivo già dedotto dall’opponente. Poiché Tulliallan Burlington aveva già invocato l’articolo 8, paragrafo 4, e aveva potuto presentare argomenti e prove, non vi è stata violazione del diritto di essere ascoltato. Quanto alla censura sulla valutazione delle prove relative all’azione per abuso di denominazione, la Corte la dichiara inammissibile, poiché mira in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove, non consentito in sede di impugnazione salvo snaturamento, che non è stato dimostrato.

Terzo motivo: rischio di confusione e nozione di servizi di vendita al dettaglio

La Corte accoglie anche il terzo motivo. Ribadisce che, secondo Praktiker e la nota esplicativa della classe 35, i servizi di vendita al dettaglio comprendono attività destinate al consumatore che consistono nel raggruppare prodotti per consentirne la visione e l’acquisto comodo, per conto terzi. Ne consegue che i servizi forniti da una galleria commerciale non sono esclusi in linea di principio dalla nozione di servizi di vendita al dettaglio. Tuttavia, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che, in mancanza di indicazione precisa dei prodotti venduti nei negozi della galleria, non fosse possibile stabilire alcuna somiglianza o complementarità tra i servizi anteriori e i prodotti dei marchi richiesti. La Corte precisa che la giurisprudenza Praktiker non può essere applicata in modo da privare il marchio anteriore della capacità di opporsi a segni successivi, né può portare automaticamente al rigetto dell’opposizione per la sola mancanza di specificazione dei prodotti, soprattutto per marchi registrati prima di tale giurisprudenza.

Decisione e dispositivo

Poiché il primo e il terzo motivo sono accolti, la Corte annulla le sentenze del Tribunale e, decidendo definitivamente nel merito, annulla anche le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2016. Le spese sono poste a carico dell’EUIPO e di Burlington Fashion GmbH, in parti uguali, oltre alle rispettive spese.

Principi applicati

La Corte conferma che:

• la tutela del marchio notorio richiede l’esame distinto e cumulativo di nesso, notorietà e rischio di vantaggio indebito o pregiudizio;
• la nozione di servizi di vendita al dettaglio della classe 35 include i servizi forniti da una galleria commerciale a favore del consumatore finale;
• la mancanza di specificazione dei prodotti non autorizza, da sola, a escludere la comparabilità ai fini dell’opposizione;
• in impugnazione la Corte non rivaluta i fatti, salvo snaturamento manifesto, che deve essere specificamente provato.