Corte di giustizia, Sentenza C-367/21

Marchio UE ed esaurimento del diritto: onere della prova nella distribuzione selettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra Hewlett Packard Development Company LP, titolare di marchi dell’Unione europea, e Senetic S.A., distributore di prodotti informatici recanti tali marchi. Il problema centrale è la ripartizione dell’onere della prova sull’esaurimento del diritto del marchio UE in presenza di una rete di distribuzione selettiva e di prodotti privi di marcature idonee a identificarne il mercato di prima immissione.

Fatti e procedimento principale

Hewlett Packard commercializza i prodotti tramite distributori autorizzati, vincolati a rivendere solo a utenti finali o ad altri membri della rete, e i prodotti sono dotati di numero di serie ma non di un segno che indichi il mercato di destinazione. Senetic ha acquistato prodotti nel SEE da venditori diversi dai distributori ufficiali, ricevendo garanzie sulla legittimità della loro commercializzazione, e si è poi vista convenire in giudizio per contraffazione. La società convenuta ha opposto l’esaurimento del diritto conferito dal marchio, sostenendo che i prodotti erano già stati immessi in commercio nel SEE dal titolare o con il suo consenso.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 34 e 36 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 e con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, consentano di far gravare esclusivamente sul convenuto l’onere di provare l’esaurimento del diritto del marchio. La questione è stata formulata alla luce delle difficoltà pratiche di prova generate dal sistema distributivo adottato dal titolare e dalla sua mancata cooperazione nella verifica dell’origine dei prodotti.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

• l’articolo 9 del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 9 del regolamento 2017/1001, che attribuiscono al titolare un diritto esclusivo;
• l’articolo 13 del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 15 del regolamento 2017/1001, che disciplinano l’esaurimento del diritto nel mercato dell’Unione o del SEE;
• gli articoli 34 e 36 TFUE, relativi alla libera circolazione delle merci e alle deroghe giustificate;
• la direttiva 2004/48/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 6, per il quadro generale dei mezzi di tutela e della prova nei procedimenti di proprietà intellettuale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato anzitutto che il diritto esclusivo del titolare del marchio gli consente, in linea di principio, di vietare importazione, offerta, immissione in commercio e detenzione dei prodotti senza consenso. L’esaurimento costituisce una deroga a tale diritto e opera solo se i prodotti sono stati immessi in commercio nell’Unione o nel SEE dal titolare o con il suo consenso; la precedente commercializzazione fuori dal territorio rilevante non produce esaurimento.

Quanto all’onere della prova, la Corte ha osservato che né i regolamenti sui marchi UE né la direttiva 2004/48 disciplinano espressamente questa specifica questione. In linea generale, il diritto nazionale può prevedere che l’esaurimento sia un mezzo di difesa e che il convenuto debba provarlo; tuttavia le modalità probatorie devono rispettare gli articoli 34 e 36 TFUE e non possono favorire la compartimentazione dei mercati nazionali.

Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Van Doren + Q e Harman International Industries, la Corte ha ribadito che, quando il convenuto dimostra un rischio reale di compartimentazione dei mercati se dovesse sopportare da solo la prova dell’esaurimento, il giudice nazionale deve adattare la ripartizione dell’onere probatorio. Nel caso concreto, la struttura della distribuzione selettiva, l’assenza di marcature sul mercato di destinazione, la riluttanza dei fornitori a rivelare la catena di approvvigionamento e il rifiuto del titolare di effettuare verifiche su richiesta dell’acquirente rendono eccessivamente gravoso per il convenuto provare dove i singoli esemplari siano stati immessi per la prima volta in commercio.

Soluzione adottata

La Corte ha concluso che, in circostanze come quelle della controversia principale, non è conforme al diritto dell’Unione imporre esclusivamente al convenuto l’onere di provare l’esaurimento. Il giudice nazionale deve quindi riequilibrare la prova, facendo gravare sul titolare del marchio l’onere di dimostrare che la prima immissione in commercio è avvenuta al di fuori dell’Unione o del SEE; solo se tale prova è fornita, il convenuto dovrà dimostrare che gli stessi esemplari sono stati successivamente immessi nel SEE dal titolare o con il suo consenso.

Principio affermato

Il principio di diritto è che l’esaurimento del diritto conferito dal marchio UE non può essere reso eccessivamente difficoltoso da regole probatorie che, in una rete di distribuzione selettiva e in presenza di prodotti non marcati sul mercato di destinazione, scarichino integralmente sul convenuto la prova della prima immissione in commercio nel SEE; in tali casi la ripartizione dell’onere della prova deve essere adattata per preservare la libera circolazione delle merci e impedire la compartimentazione dei mercati.