Tribunale, Sentenza T-524/24

Marchio UE VC LAW contro vklaw: rischio di confusione e portata descrittiva dell’elemento "law"

Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, si pronuncia in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il segno figurativo VC LAW, opposto al marchio anteriore verbale vklaw, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Vassilev & Chisuse Law Firm, aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo VC LAW per prodotti delle classi 16, 35 e 45 della classificazione di Nizza. L’interveniente, Vayanos Kostopoulos Law Firm, aveva proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio UE anteriore vklaw, registrato per prodotti e servizi nelle medesime classi, deducendo i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), d) e e), del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione sul solo fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e la Commissione di ricorso aveva respinto l’appello confermando il rischio di confusione.

Ammissibilità e domanda di rinvio a EUIPO

Il Tribunale dichiara inammissibile la parte della domanda con cui la ricorrente chiedeva di rinviare la causa a EUIPO per procedere alla registrazione. Richiama l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, secondo cui spetta a EUIPO trarre le conseguenze necessarie dall’eventuale annullamento della decisione giurisdizionale; il Tribunale non deve quindi ordinare un rinvio all’Ufficio.

Normativa e criteri applicabili al rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), le condizioni di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi sono cumulative. La percezione del pubblico rilevante è decisiva e può variare a seconda che si tratti di pubblico generale o professionale.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La Commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto da consumatori finali e professionisti, nell’intera Unione, con riferimento pratico alla percezione in Polonia e Bulgaria. Il Tribunale conferma che per alcuni prodotti e servizi il livello di attenzione è medio o superiore alla media, mentre per quelli destinati esclusivamente ai professionisti il livello di attenzione è elevato. Precisa tuttavia che, per i servizi in classe 35 rivolti a operatori specializzati, il livello di attenzione professionale deve essere considerato alto.

Somiglianza dei segni: elemento verbale, elemento figurativo e carattere distintivo

Il cuore della controversia è il trattamento dell’elemento comune "law". Il Tribunale distingue nettamente tra:

• pubblico generale, che non è dimostrato comprendere in misura rilevante il termine inglese "law";
• pubblico professionale, in particolare giuristi e operatori economici che richiedono consulenza legale specializzata, per il quale il termine è invece comprensibile e descrittivo.

Per il pubblico professionale, il Tribunale osserva che "law" è descrittivo per i prodotti e servizi che hanno un nesso diretto e specifico con il settore legale, come taluni periodici giuridici e i servizi di consulenza o assistenza legale e di proprietà intellettuale. In tale ambito, l’elemento comune non è idoneo a imprimere un contenuto distintivo significativo e deve ricevere scarso peso. Di conseguenza, il peso comparativo deve spostarsi sulle lettere iniziali "vc" e "vk", mentre la componente figurativa del marchio richiesto non è sufficientemente dominante da neutralizzare tale rilievo.

Confronto visivo

Per il pubblico generale, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso: i due marchi presentano una somiglianza visiva media, poiché le sequenze verbali sono molto simili e la componente figurativa del segno richiesto, pur visibile, non prevale sull’insieme. Per il pubblico professionale, invece, l’elemento descrittivo "law" ha poco peso; essendo i segni brevi, la differenza tra "vc" e "vk" acquista maggiore importanza. Ne consegue che la somiglianza visiva è solo bassa, e la Commissione di ricorso è incorsa in errore su questo punto.

Confronto fonetico

Anche sotto il profilo fonetico il Tribunale opera una distinzione. Per il pubblico generale, ritiene corretto l’accertamento della Commissione di ricorso secondo cui i segni saranno pronunciati nel loro complesso, con somiglianza fonetica elevata. Per il pubblico professionale, invece, il termine "law" essendo descrittivo ha scarso peso; la differenza tra le lettere centrali/iniziali assume quindi maggiore rilevanza e la somiglianza fonetica scende a un livello medio. Anche qui la Commissione di ricorso viene censurata per sovrastima della somiglianza.

Confronto concettuale

Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso: i termini verbali non evocano un concetto specifico, mentre la componente figurativa del marchio richiesto richiama un cane o un lupo, senza equivalente concettuale nel marchio anteriore. Non accoglie la tesi della ricorrente secondo cui il simbolo rimanderebbe a ulteriori significati evocativi (protezione, fedeltà, forza), poiché tali associazioni non risultano percepibili dal pubblico rilevante.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale giunge a una soluzione differenziata:

• per i prodotti e servizi destinati anche al pubblico generale, la conclusione della Commissione di ricorso è confermata: esiste rischio di confusione, data la combinazione di somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e identità o forte somiglianza dei prodotti e servizi;
• per i prodotti e servizi che hanno un nesso diretto e specifico con il settore legale e sono destinati esclusivamente a un pubblico professionale, la Commissione di ricorso ha attribuito troppo peso all’elemento "law" e ha quindi sopravvalutato la somiglianza complessiva. In tale perimetro, le differenze tra i segni, incluse le lettere "vc" e "vk" e la componente figurativa, sono sufficienti a escludere il rischio di confusione.

Domanda di riforma e spese

Il Tribunale respinge la domanda di riforma della decisione, osservando che la Commissione di ricorso non si era pronunciata sugli altri motivi di opposizione invocati dall’interveniente. Non può quindi sostituirsi alla Commissione di ricorso su questioni non decise in sede amministrativa. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione impugnata solo nella parte relativa a determinati prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 45, specificamente quelli elencati nel dispositivo e ritenuti rivolti esclusivamente al pubblico professionale. Per il resto, il ricorso è respinto. La decisione conferma in modo utile, per la pratica professionale, che l’uso di un elemento comune descrittivo non basta a fondare il rischio di confusione quando il pubblico di riferimento è professionale e il segno anteriore e quello richiesto divergono per gli elementi distintivi residui.