Tribunale, Ordinanza T-423/20

Marchio UE: opposizione contro GT9 e annullamento per omessa individuazione del pubblico rilevante

Si tratta di un ricorso proposto da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020, resa in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio UE verbale GT9. La controversia riguarda, in particolare, l’esame del rischio di confusione e della reputazione del marchio anteriore alla luce degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei Technologies Co. Ltd aveva depositato il 26 ottobre 2015 la domanda di registrazione del marchio UE GT9 per prodotti e servizi delle classi 9, 14 e 35, poi limitati nel corso del procedimento davanti all’EUIPO. Sony aveva proposto opposizione fondandola su:

• il marchio UE figurativo anteriore GT, registrato per prodotti delle classi 9, 16 e 28;
• il marchio non registrato del Regno Unito GT, asseritamente usato nel commercio per vari prodotti e servizi legati ai videogiochi e all’intrattenimento.

L’opposizione era stata respinta dalla divisione d’opposizione e, successivamente, la quarta commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva cinque motivi. I primi tre riguardavano gli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, contestando, tra l’altro, la mancata identificazione del pubblico rilevante, la mancata considerazione della percezione del marchio anteriore come segno costituito dalle lettere "GT" stilizzate e l’omesso esame di ulteriori elementi addotti a sostegno dell’opposizione. Gli ultimi due motivi riguardavano l’articolo 8, paragrafo 4, con specifico riferimento al diritto inglese del passing-off e al requisito dell’uso del segno GT nel commercio.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, per effetto della data di deposito della domanda di GT9, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, benché nel testo della decisione impugnata e nelle difese si faccia riferimento anche al regolamento n. 2017/1001, di contenuto identico per le disposizioni pertinenti. In tema di articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante e dell’interdipendenza fra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. In tema di articolo 8, paragrafo 5, la tutela del marchio reputato presuppone la somiglianza dei segni e la reputazione del marchio anteriore, mentre la lesione o il vantaggio indebito vanno apprezzati in relazione ai consumatori medi dei prodotti o servizi pertinenti.

Ragionamento del Tribunale

Il punto decisivo della decisione è l’errore commesso dalla commissione di ricorso nel non identificare il pubblico pertinente e il suo livello di attenzione. Il Tribunale osserva che la commissione si è limitata a richiamare in astratto i principi sulla nozione di pubblico rilevante, aggiungendo espressamente che, nel caso concreto, non era necessario stabilire se il pubblico fosse composto da consumatori medi o professionisti, né il relativo livello di attenzione.

Secondo il Tribunale, una simile impostazione è errata perché:

• la valutazione del rischio di confusione non può essere svolta in astratto, ma deve fondarsi sulla percezione del pubblico rilevante;
• il livello di attenzione può variare a seconda della categoria di prodotti o servizi ed essere decisivo nell’esito dell’analisi;
• la determinazione del pubblico è quindi un passaggio essenziale e non facoltativo.

Il Tribunale aggiunge che non può sostituirsi all’EUIPO definendo per la prima volta il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione, trattandosi di una valutazione di merito non ancora esaminata compiutamente dall’organo amministrativo competente. Ne consegue che l’errore inficiava l’intera analisi della commissione di ricorso.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto il primo motivo e, ritenendo la domanda manifestamente fondata ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, ha annullato la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi di ricorso. L’EUIPO è stato inoltre condannato alle spese.

Principio affermato

Nell’esame di un’opposizione alla registrazione di un marchio UE, l’autorità dell’Unione deve identificare concretamente il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione per i prodotti e servizi pertinenti; in mancanza, l’accertamento del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è viziato da errore di diritto e la decisione va annullata.