Tribunale, Sentenza T-287/17

Nullità del marchio UE SWEMAC per conflitto con un segno anteriore svedese

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il Tribunale è chiamato a valutare se una denominazione sociale svedese anteriore possa fondare la nullità del marchio SWEMAC e se la titolare del marchio contestato possa opporre la preclusione per tolleranza.

Fatti e procedimento amministrativo

Swemac Innovation AB aveva ottenuto nel 2008 la registrazione del marchio UE denominativo SWEMAC per prodotti e servizi delle classi 10 e 42. Nel 2013 SWEMAC Medical Appliances AB aveva chiesto la nullità parziale del marchio, invocando la propria denominazione sociale svedese anteriore SWEMAC Medical Appliances AB e sostenendo l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda per difetto di prova dell’uso non puramente locale del segno anteriore. La commissione di ricorso aveva invece accolto il ricorso dell’interveniente, ritenendo provati i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 4, la sussistenza del rischio di confusione e l’inapplicabilità della preclusione per tolleranza.

Ricevibilità degli elementi di prova nuovi

L’EUIPO contestava la ricevibilità di vari allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il suo controllo, nell’ambito del ricorso ex articolo 65 del regolamento n. 207/2009, non consiste nel riesame delle circostanze fattuali sulla base di documenti nuovi non prodotti in sede amministrativa. Di conseguenza, gli allegati A.2, A.3, A.9, A.11, A.12, A.13 e A.14 sono dichiarati irricevibili. Diversamente, l’allegato A.10, contenente un riferimento a una decisione del Marknadsdomstolen svedese, è ritenuto ricevibile, poiché non costituisce una prova in senso stretto ma un elemento giurisprudenziale richiamato per sostenere un’interpretazione del diritto UE.

Quadro giuridico: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento marchi

Il Tribunale ribadisce che, per opporsi a un marchio UE sulla base di un segno diverso da un marchio registrato, il richiedente deve dimostrare cumulativamente quattro condizioni:

• uso del segno nella normale prassi commerciale;
• portata non puramente locale;
• acquisto del diritto sul segno conformemente al diritto dello Stato membro;
• possibilità, secondo tale diritto, di vietare l’uso di un marchio successivo. Le prime due condizioni sono valutate alla luce del diritto dell’Unione; le ultime due richiedono invece il riferimento al diritto nazionale applicabile e alla relativa giurisprudenza.

Esclusione del rilievo dei diritti anteriori della ricorrente

La ricorrente sosteneva di avere diritti più risalenti su una denominazione sociale e su un marchio non registrato SWEMAC, tali da escludere il diritto dell’interveniente di vietare il marchio contestato. Il Tribunale respinge l’argomento: nel procedimento di nullità UE non compete né all’EUIPO né al Tribunale risolvere conflitti tra il segno anteriore posto a base della domanda e altri diritti nazionali anteriori del titolare del marchio contestato. La questione va esaminata solo con riferimento al rapporto tra il marchio UE impugnato e il segno anteriore invocato dal richiedente la nullità. Pertanto, i presunti diritti anteriori della ricorrente non incidono sulla verifica dell’articolo 8, paragrafo 4.

Normativa svedese richiamata e prova insufficiente

La commissione di ricorso aveva interpretato il diritto svedese nel senso che esso tutela i simboli commerciali e i nomi commerciali contro segni identici o simili in caso di rischio di confusione, richiamando in particolare il capitolo 1, articoli 7, 8 e 15, e il capitolo 2, articoli 8 e 9, della legge svedese in materia di marchi. Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha fornito, dinanzi agli organi dell’EUIPO, alcuna prova concreta dell’uso del marchio contestato o di un segno contenente l’elemento "swemac" prima della registrazione del segno anteriore, né ha dimostrato che il proprio preteso diritto rientrasse effettivamente nell’ambito di applicazione delle norme svedesi invocate. In mancanza di prove ammissibili, i suoi argomenti basati su una pretesa catena ininterrotta di uso e su un’anzianità di diritto non possono essere accolti.

Rischio di confusione

Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso: il pubblico di riferimento è composto da professionisti del settore sanitario, con elevato livello di attenzione, ma i prodotti e servizi sono identici o molto simili e i segni SWEMAC presentano un elevato grado di somiglianza. La circostanza che i prodotti siano acquistati mediante gare d’appalto pubbliche non esclude il rischio di confusione, poiché il marchio svolge la sua funzione anche in contesti diversi dalla mera fase di acquisto, ad esempio nella comunicazione orale o scritta relativa ai prodotti e ai servizi. Anche il richiamo a una coesistenza di fatto tra i segni non è sufficiente: per incidere sulla valutazione del rischio di confusione occorrono prova dell’uso del segno contestato, della sua durata e della percezione del pubblico di riferimento. Tali elementi non sono stati dimostrati.

Preclusione per tolleranza ex articolo 54, paragrafo 2

Quanto al secondo motivo, il Tribunale chiarisce che la preclusione per tolleranza riguarda il caso in cui il titolare di un diritto anteriore tolleri per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio UE posteriore, essendo consapevole di tale uso dopo la registrazione del marchio stesso. Il termine non può iniziare a decorrere dall’uso di un marchio non registrato o di una denominazione sociale della ricorrente, ma solo dalla conoscenza dell’uso del marchio UE registrato SWEMAC. Poiché la domanda di nullità è stata presentata meno di cinque anni dopo la registrazione e non è stata provata né l’effettiva conoscenza né l’uso del marchio contestato da parte della ricorrente, la preclusione non opera.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio SWEMAC per i prodotti e servizi contestati. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, comprese quelle indispensabili sostenute dall’interveniente nel procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO.