Tribunale, Sentenza T-543/21

Marchio UE figurativo "Rejeunesse" e opposizione basata su "REVANESSE"

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda prodotti farmaceutici e dermocosmetici di classe 5 e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 29 agosto 2019 Purasac Co. Ltd ha depositato una domanda di marchio UE figurativo per i prodotti "Injectable dermal fillers; Injectable pharmaceuticals" in classe 5. Il 28 ottobre 2019 Prollenium Medical Technologies, Inc. ha proposto opposizione fondandola, tra l’altro, sul marchio UE anteriore denominativo "REVANESSE", registrato per prodotti di classe 5 comprendenti "Gel for use in cosmetic surgery, wound healing and medical cosmetic treatment".

La Divisione di opposizione ha accolto l’opposizione il 8 dicembre 2020, ritenendo che esistesse un rischio di confusione, almeno per il pubblico di lingua spagnola. La commissione di ricorso ha confermato tale esito con decisione del 2 luglio 2021, evidenziando l’identità dei prodotti, l’elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni e la distintività normale del marchio anteriore.

Quadro normativo richiamato

La decisione si fonda principalmente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico. Il Tribunale richiama inoltre la propria giurisprudenza consolidata sull’apprezzamento globale del rischio di confusione e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Identificazione del pubblico rilevante e del territorio pertinente

Poiché il marchio anteriore è un marchio UE, il territorio rilevante è l’Unione europea. Tuttavia, per la sussistenza di un motivo relativo di rifiuto è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte dell’Unione. La commissione di ricorso ha individuato il pubblico pertinente nel pubblico di lingua spagnola, composto sia dal pubblico generale sia dai professionisti sanitari, con livello di attenzione elevato data la natura sanitaria dei prodotti. Il Tribunale non ha rimesso in discussione tali valutazioni, non contestate dalla ricorrente.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti sono identici. Sebbene il marchio anteriore indichi un "gel for use in cosmetic surgery, wound healing and medical cosmetic treatment" e il marchio richiesto riguardi "injectable dermal fillers" e "injectable pharmaceuticals", il primo comprende prodotti in gel che possono essere iniettati e quindi ricomprende i prodotti iniettabili designati dalla domanda. La ricorrente ha sostenuto che il gel può anche essere applicato esternamente, per cui la coincidenza sarebbe solo parziale o al più una mera similarità; il Tribunale ha però osservato che la modalità di applicazione del prodotto anteriore non è specificata e che, in ogni caso, una categoria più ampia che include prodotti identici a quelli del marchio richiesto deve essere trattata come identica ai sensi della giurisprudenza richiamata.

Confronto dei segni: elemento distintivo e dominante

Per il segno richiesto, il Tribunale conferma che l’elemento verbale "rejeunesse" è distintivo e dominante, mentre il figurativo nero a forma di goccia con un fiore stilizzato bianco ha carattere secondario e decorativo. La ricorrente sosteneva che l’elemento figurativo fosse particolarmente vistoso e svolgesse un ruolo equivalente a quello di un segno di punteggiatura o di un punto sopra una lettera; il Tribunale ha respinto tali argomenti, rilevando che la figura non occupa una posizione particolare, non è più grande dell’elemento verbale in termini di spazio occupato e non ha una forza distintiva superiore. Inoltre, il Tribunale ha richiamato la regola secondo cui, nei marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali sono normalmente più incisivi perché il consumatore vi fa più facilmente riferimento.

Confronto visivo

Sul piano visivo, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui "revanesse" e "rejeunesse" condividono una parte significativa delle lettere e coincidono nelle lettere iniziali e finali. Su 9 e 10 lettere rispettivamente, 7 sono identiche e collocate nella stessa posizione. Le differenze centrali, pur esistenti, non bastano a neutralizzare l’impressione di insieme simile. Il Tribunale esclude anche che la diversa grafia del marchio anteriore, scritto in maiuscolo, possa incidere, poiché un marchio denominativo è protetto per la parola registrata e non per uno specifico stile grafico. L’elemento figurativo aggiunto nel segno richiesto non è sufficiente a escludere la somiglianza, dato il suo ruolo secondario.

Confronto fonetico

Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che il pubblico di lingua spagnola pronuncerà in modo identico le sillabe iniziali e finali delle due parole, mentre differirà la seconda sillaba ("va" e "jeu"). L’eventuale connotazione francese prospettata dalla ricorrente non è stata dimostrata e, in ogni caso, non elimina la somiglianza fonetica, perché il ritmo e l’intonazione restano gli stessi e la differenza riguarda una sola sillaba centrale. Il Tribunale considera quindi corretta la conclusione di una somiglianza fonetica superiore alla media.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti, il Tribunale rileva che l’identità dei prodotti e l’elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, unite alla distintività normale del marchio anteriore, conducono logicamente alla sussistenza di un rischio di confusione anche per un pubblico dotato di livello di attenzione elevato. La somiglianza concettuale è neutra, ma ciò non è sufficiente a escludere il rischio di confusione.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge il motivo unico di ricorso dedotto da Purasac e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, con conseguente condanna della ricorrente a sopportare le spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione al marchio UE, l’identità dei prodotti può discendere dall’inclusione del prodotto rivendicato in una categoria più ampia coperta dal marchio anteriore; inoltre, un elemento figurativo decorativo e secondario non impedisce di ravvisare una somiglianza visiva e fonetica elevata quando gli elementi verbali condividono un numero significativo di lettere, in particolare all’inizio e alla fine del segno. In tale contesto, il rischio di confusione va confermato anche se la somiglianza concettuale è neutra e il pubblico pertinente presta un’attenzione superiore alla media.