Cassazione Civile, Sentenza n. 33120/2023 del 29/11/2023

Esito

La controversia

Panotec aveva impugnato il brevetto italiano IT 1342621 (IT'621) chiedendone la nullità e il risarcimento danni per illegittimo uso del titolo brevettuale in occasione di una fiera. In primo grado il Tribunale dichiarò nulla la rivendicazione indipendente n.1 e salvò il brevetto in forma limitata (combinazione 1+3C+4). La Corte d'appello, dopo nuova CTU, riformò parzialmente dichiarando valida una combinazione più ampia (1+3C+4+18+19). Panotec impugnò in Cassazione per (i) illegittima riscrittura delle rivendicazioni da parte della Corte d'appello, (ii) errata valutazione della domanda risarcitoria ai sensi degli artt.2598 e 2600 c.c., e (iii) carenza di motivazione. Le resistenti proposero ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, difetti metodologici e argomentativi della CTU e della valutazione dell'altezza inventiva, specie per non aver valutato ex ante la caratteristica di 'evidenza' richiesta dall'art.48 c.p.i.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso incidentale delle resistenti: ha censurato la Corte d'appello per aver cambiato la valutazione della CTU con motivazione apodittica, fondata su mera armonizzazione con altro consulente tecnico di parte in procedimento diverso, senza dimostrare che la combinazione delle anteriorità fosse 'evidente' ai sensi dell'art.48 c.p.i. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati. Il ricorso principale di Panotec è stato dichiarato assorbito. La Cassazione ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• d.lgs. 10-2-2005, n.30 (c.p.i.) art.48

  L'art.48 c.p.i. richiede che l'altezza inventiva sia valutata ex ante e che la combinazione di anteriorità sia ritenuta inesistente soltanto se la combinazione stessa risulti 'evidente' per il tecnico medio; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha effettuato questo giudizio di evidenza in modo argomentato

• d.lgs. 10-2-2005, n.30 (c.p.i.) artt.52, 76, 77, 79

  Norme sul contenuto e sugli effetti della privativa e sulla nullità parziale del brevetto; la Corte ricorda che la nullità di una rivendicazione indipendente non impedisce, in generale, la validità di rivendicazioni dipendenti valide (nullità parziale ai sensi dell'art.76 c.p.i.)

• codice civile artt.2598 e 2600

  Riferimenti al regime della tutela per atti di concorrenza sleale e alla presunzione di colpa nell'ambito di domanda risarcitoria; Panotec censurava la Corte d'appello per aver respinto la domanda risarcitoria senza valutare la presunzione di colpa ex art.2600, ultimo comma

• codice di procedura civile art.132 co.2 n.4

  Richiesta di motivazione specifica delle decisioni; Panotec ha denunciato violazione per insufficiente motivazione della corte d'appello sulla questione risarcitoria

• Costituzione art.111

  Principio del giusto processo e motivazione delle sentenze; invocato come parametro di valutazione della completezza motivazionale della decisione impugnata

• d.lgs. 10-2-2005, n.30 (c.p.i.) art.76 secondo comma

  Consente la dichiarazione di nullità parziale del brevetto quando una rivendicazione indipendente è nulla ma è presente una rivendicazione dipendente valida; la Corte conferma la legittimità di mantenere rivendicazioni dipendenti valide

Massime di principio

• La valutazione dell'altezza inventiva (art.48 c.p.i.) deve essere effettuata ex ante e l'accertamento dell'assenza di inventiva per combinazione di anteriorità richiede una motivazione chiara che dimostri la 'evidenza' della combinazione per il tecnico medio; non è sufficiente affermare che la soluzione poteva essere trovata ex post.
• Il giudice non può ricostruire o riscrivere rivendicazioni in modo creativo senza adeguata base normativa e procedurale: la limitazione o la riformulazione delle rivendicazioni resta, in linea di principio, azione del titolare o di specifiche procedure previste dal codice della proprietà industriale.
• La mera armonizzazione delle conclusioni della CTU con quelle emerse in altro procedimento non è motivo valido per modificare la precedente valutazione tecnica; ogni mutamento di conclusioni tecniche deve essere esplicitamente motivato e fondato sui dati probatori del medesimo procedimento.
• In presenza di nullità di una rivendicazione indipendente, può sussistere una validità parziale del brevetto tramite rivendicazioni dipendenti purché il relativo contenuto soddisfi i requisiti di novità e altezza inventiva.
• Per le domande di risarcimento per comportamento abusivo fondato su titolo brevettuale, resta essenziale il rispetto delle regole probatorie: la parte che agisce per il risarcimento deve dimostrare la colpa o la condotta scorretta del titolare, salvo le specifiche presunzioni previste dalla normativa vigente.